MARKA HUKUKUNDA BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ

Yazar : Av. Önder Özden[1]

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (‘’SMK’’) ile marka hukuku alanında mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da düzenlenmemiş olan, dolayısıyla, Türkiye’de uygulamasına 2017 yılına kadar pek sık rastlanılmayan ve Avrupa Birliği hukukunda “Trademark Co-Existence Agreement” şeklinde anılan “Birlikte Var Olma Sözleşmeleri” kapsamında önceki marka sahibi tarafından verilen muvafakat yoluyla aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markanın aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için iki farklı teşebbüs adına tescilli olmasına imkan tanınmıştır.

Bu anlamda, Türk hukukunda markaların birlikte var olmasına dair sözleşmeler ilk olarak marka tescilinde mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği SMK md. 5/3 hükmünde yer verilmiştir. SMK’nın genel gerekçesinde, “başvuru sahiplerinin piyasada birlikte varolma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amacıyla, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı muvafakatnamenin Enstitüye sunulması halinde başvurunun reddedilemeyeceği” belirtilmiştir. Sınai mülkiyet hukukunda birlikte var olma sözleşmesinin yasal dayanağı olan bu düzenleme, marka hakkıyla ilgili getirilen önemli yeniliklerden birisidir.

Sözleşme özgürlüğünün tabii bir sonucu olarak hukuk hayatında ortaya çıkan ve potansiyel hak ihlallerini önleyici bir işlevi bulunan birlikte var olma sözleşmesi, tescilli bir marka ile aynı veya benzer tescilli ya da tescilsiz bir markanın, tüketicilerin gözünde karışıklığa neden olmadan, piyasada barış içinde birlikte var olmasına izin verir. [2]

Marka tescilinde mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği SMK m. 5/1-ç hükmünde, “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler”in tescil edilemeyeceği kabul edilmiştir. Ancak aynı maddenin son fıkrasında marka başvurusu, önceki marka sahibinin “başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini” gösteren noter onaylı belgenin (“Letter of Consent”) sunulması hâlinde (ç) bendine aykırılık nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumunca (“TPMK”) reddedilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bir hukuki işlem mahiyetinde olan ve marka hakkının bir nevi devredilmesini konu edinen muvafakatname, bir hakkın başka bir kimseye devredilmesine veya kullandırılmasına yönelik tek taraflı irade açıklaması olarak tarif edilebilir.

Tescilli markayla aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer işaretlerin tescil başvurusu TPMK tarafından kendiliğinden reddedilecektir. Ancak tescilli marka sahibi tescil sürecinde, markasının başka biri tarafından kullanılmasına rıza göstermesi halinde bu marka tescil edilebilecektir. Tescilli marka sahibi, başvurusu yapılan mar-kanın tesciline izin vermekle, her iki markanın birlikte korunması ve kullanılması söz konusu olacaktır. Markanın tesciline izin verme işlemi neticesinde ikinci marka sahibi, marka hakkını ve buna bağlı olarak birlikte var olma hakkını da elde edecektir. Dolayısıyla her iki markanın aynı anda ve aynı veya farklı piyasada birlikte var olması gerçekleşmiş olacaktır.

Birlikte var olma anlaşmalarına izin verilmesi, Türk marka hukukunu, AB marka hukukuna yakınlaştırmıştır. 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nin 5 inci maddesinde, Üye Devletlere, önceki marka sahibinin sonraki markanın tesciline rıza göstermiş olması halinde sonraki marka başvurusunun reddedilmeyeceği ve aynı gerekçeyle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeyeceği yönünde düzenlemeler öngörme yükümlülüğü getirilmiştir. Bununla birlikte, AB Marka Direktifi’nin 5/I-a maddesi ile 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 8/1-a maddesinde, tescil için başvurusu yapılan markanın, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması, bir nispi ret sebebi olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan, SMK çerçevesinde birlikte var olma anlaşmalarına izin verilerek, AB hukukuna yaklaşılmış olsa da tescilli bir markanın aynısı için başvuru yapılmasının halen bir mutlak red sebebi olarak öngörülmesi sebebiyle AB hukuku ile farklılıklar söz konusudur. [3]

Markaların birlikte var olma sözleşmesi, tescil amacıyla yapılan ve tescil amacıyla yapılmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Marka tescilinde mutlak ret nedenlerinin düzenlendiği SMK md. 5/3 hükmünde, tescilli marka sahibi, tescilli marka ile aynı veya benzer marka başvurusunun tesciline açıkça muvafakat ederse marka başvurusunun reddedilmeyeceği düzenlenmiştir. Sonraki markanın tesciliyle, her iki marka piyasada aynı anda farklı kişilerce kullanılabilecek ve SMK’nın sağladığı korumdan yararlanabilecektir. SMK’da markanın tesciline izin verme işleminin tek taraflı irade açıklaması şeklinde yapılması gerektiği düzenlenmiş ancak tescile rıza göstermenin bir sözleşme olarak yapılmasıyla ilgili açık bir hükme yer verilmemiştir. Sözleşme özgürlüğü ilkesinin tabi bir sonucu olarak taraflar, tescile muvafakat etme işlemiyle eş zamanlı olarak birlikte var olma sözleşmesini yapmalarına engel bir hal bulunmamaktadır. Bu şekilde yapılan sözleşme-ye markaların tescili amacıyla yapılan birlikte var olma sözleşmesi, diyebiliriz.

SMK md. 5/3 hükmünde markaların birlikte var olma hakkı, sonraki markanın tesciline başvuru aşamasında alınacak rızanın varlığına bağlı olarak düzenlenmiştir. Tescilli markayla aynı veya benzer markanın piyasada tescilli veya tescilsiz olarak kul-lanılması halinde, marka hakkının bir gereği olarak tescilli marka sahibi SMK kapsamında markasının korunması için gereken hukuki yollara başvurabilir. Ancak tescilli marka sahibi, markasının korunması yerine aynı veya benzer marka sahibiyle bir anlaşma yaparak markaların piyasada birlikte kullanılmasını kararlaştırabilir. Bu durumda yapılan sözleşme, tescil amacıyla yapılmayan markaların birlikte var olma sözleşmesi olarak adlandırılabilir. Sözleşmenin konusu, tescilli markayla aynı veya benzer markanın aynı veya farklı piyasalarda kullanılması ile kullanım karşılığında bir bedelin ödenmesidir.

Marka hukukunda birlikte var olma sözleşmesine ilişkin olarak buraya kadar yaptığımız temel açıklamalardan sonra makalemizin ana konusunu oluşturan birlikte var olma sözleşmesi hazırlanırken tarafların dikkat etmeleri gereken ve bizce önem sırasında öne çıkan kritik hususları ele alabiliriz. [4]

I. Sözleşmelerin Geçerliliğini Etkileyen Hususlar Bakımından: [5]

Sözleşmenin öncelikle kamu düzenine aykırılık açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Taraflar arasında imzalanacak olan sözleşmenin kamu düzenine aykırı olmamasının sağlanması, sözleşmenin ileride geçersiz sayılmasının önüne geçmek açısından önem arz etmektedir. Örneğin; ayırt edilemeyecek derecede benzer iki marka altında medikal ürünler üretildiği varsayımı üzerinden değerlendirme yapılacak olursa; bu üreticiler markalarının piyasada birlikte faaliyet göstermesini sağlamak adına birlikte var olma sözleşmesi imzaladıklarında, tüketicinin iki farklı ilacı karıştırma ihtimali ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla bu sözleşmenin kamu düzenine aykırı bulunması ve geçersiz sayılması ihtimali mevcuttur. [6]

Diğer önemli nokta ise, sözleşmenin piyasadaki rekabeti önleyici etkisine ilişkindir. Birlikte var olma sözleşmesinin amacı olan aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların birlikte var olmasını sağlamaya yönelik olmayan; marka sahiplerinin pazar paylaşması amacıyla yapılan birlikte var olma sözleşmelerinin Avrupa’da rekabet hukukuna aykırı kabul edilmektedir. Bu sebeple birlikte var olma sözleşmesi imzalayacak tarafların markalarının benzerlik derecesini ve tüketici tarafından karıştırılma ihtimalini iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. [7]

II. Sözleşmelerin İçermesi Gereken Hususlar Bakımından: [8]

1. Sözleşmenin Konusunun Belirlenmesi:

Marka sahiplerinin zaman içerisinde marka görsellerini değiştirme ihtimalleri göz önünde tutularak birlikte var olma sözleşmesine düzenleme getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda taraflar, sözleşmenin konusunu oluşturacak olan marka, logo ya da sözleşmeye konu olacak sembolü tespit etmelidir. Tespit edilen markanın ise hangi renklerde, hangi boyutlarda kullanılacağı; yanında görsel öge bulunup bulunmayacağı gibi kullanımın detaylandırılması gerekmektedir. [9]

Bunun sebebi ise ARÇELİK örneği dikkate alındığında; markanın ilk ortaya çıktığı görsel ile günümüzde kullanılan görsel arasında ne denli büyük farklılıklar olduğu ortadadır. Birlikte var olma sözleşmesinde markanın kullanımına ilişkin ayrıntı yer almaz sadece ARÇELİK ibaresi kullanılırsa; ilerde taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ihtilaf çıkma riski artacaktır. Her ne kadar iki logoda da ARÇELİK ibaresi yer alsa da, iki görselin kullanım şekilleri ve tüketicide yaratacağı algı çok farklı olacağından karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmeler de değişebilecektir.[10]

2. İnternet Alan Adı Kullanımı: [11]

İnternet ve alan adı kullanımının küresel olduğu ve sınırlarının olmadığı dikkate alınacak olursa; alan adı ile ilgili sözleşmede herhangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde, sözleşme ile belirlenen bölgelerin İnternet ortamında taraflarca ihlal edilmesi ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Zira belirlenen bölgelerden birindeki tüketici, arama motoruna markayı yazıp aradığında, diğer bölgede yer alan marka sahibinin sitesine ulaşabilecektir. Dolayısıyla tüketicinin birlikte var olma sözleşmesine taraf markaları karıştırmamasını ve buna bağlı olarak taraflar arasında imzalanan sözleşmenin uzun süre geçerliliğini sağlamak adına, sözleşmeye taraf marka sahiplerinin hangi alan adını nasıl kullanacaklarına ilişkin de sözleşmede düzenleme getirmeleri gerekmektedir. [12]

3. Mal ve Hizmet ile Coğrafi Bölgenin Belirlenmesi: [13]

Uzun süre geçerliliğini koruyacak bir birlikte var olma sözleşmesi hazırlayabilmek için tarafların öncelikle ticari aktiviteleri ve faaliyet gösterdikleri bölgelere ilişkin bir liste hazırlamaları gerekmektedir. Daha sonra ise birlikte var olma sözleşmesinin bu ticari aktivite ve bölgelerden hangisini ya da hangilerini kapsadığı belirlenmelidir. Bu nedenle birlikte var olma sözleşmesine taraf marka sahipleri, ya faaliyet gösterdikleri mal/hizmet alanlarına ilişkin ya da faaliyet gösterdikleri bölgelere ilişkin birbirlerine bazı sınırlamalar getirmektedirler. Sözleşmede söz konusu bu sınırlamaların ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zira sözleşmede ne kadar az ayrıntıya yer verilirse, ileride sözleşmenin kapsamına ilişkin taraflar arası uyuşmazlıkların doğması bir o kadar fazla olacaktır.

4. Tarafların Gelecekte Faaliyetlerini Nasıl Genişleteceği Konusunda Niyet ya da Arzularının Tespiti: [14]

Birlikte var olma sözleşmesinde tarafların düzenlemesi gereken bir diğer husus da markalarını gelecekte nasıl kullanmak istediklerine ilişkin niyet ve arzularıdır. Marka genişletmesi, pazara sunulan yeni ürünler için mevcut marka isminin kullanılması demektir. Diğer bir deyişle, iyi tanınan bir marka isminin yeni ürün gruplarında veya ürün farklılaştırmalarında kullanılması anlamına gelmektedir. Marka genişlemesi işletmeler açısından büyük önem arz etmektedir çünkü firmaların büyüme opsiyonları içinde en karlı olanlardan bir tanesidir. Bu doğrultuda birlikte var olma sözleşmesine taraf marka sahiplerinin gelecekte marka genişlemesi yoluna gidip gitmeyecekleri belirlenmeli; genişleme hedefleri varsa bunların ayrıntılı olarak sözleşmede düzenlenmesi gerekmektedir. [15] Örneğin sözleşmenin taraflarından birinin süpermarket zincirlerine pişmiş yiyecek sağlayan tedarikçi bir firma olduğunu ve diğer tarafın da pişmiş yiyecekleri doğrudan müşteriye sunan bir firma olduğunu varsayalım. Tedarikçi firmanın gelecekte, sözleşmeye konu markası ile yiyecekleri doğrudan müşteriye sunma gibi bir arzusu var ise; bu faaliyetini nasıl gerçekleştireceğinin de sözleşmede hükme bağlanması ilerde doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçecektir.

5. Sözleşmenin İhtiyaçlarını Karşılayıp Karşılamadığına İlişkin Tarafların Belli Aralıklarla Toplanması: [16]

Özellikle teknolojiye bağlı faaliyet gösteren bir marka sahibinin, markasını yıllar sonra ne tür cihaz/hizmetlerde kullanacağını öngörmesi mümkün olamayabilecektir. Bir marka sahibinin markasını gelecekte nasıl kullanacağını öngörememesi tabi ki sadece teknolojik gelişmelere bağlı olmayacaktır. Tüketicinin marka sahibinin ürün/hizmetlerine olan eğilimi, ürün/hizmetin maliyeti, marka sahibinin çeşitli nedenlerle faaliyet alanını değiştirmek ya da genişletmek istediği durumlarda marka kullanımının da değişeceği aşikardır. Tarafların birlikte var olma sözleşmesi hazırlarken sözleşmeye marka kullanımlarına ilişkin niyet ve arzularının eklenmesinin ileride doğması ihtimali bulunan uyuşmazlıkların önüne geçebileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte tarafların öngöremediği durumların oluşabilmesi ihtimaline karşı tarafların belli aralıklarla bir araya gelip imzaladıkları birlikte var olma sözleşmesinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin mutabakata varmaları sözleşmenin uzun yıllar geçerli olabilmesine olanak sağlayabileceklerdir.

6. Sözleşme Uyarınca Tarafların Neler Yapabileceğinin Tespiti: [17]

Birlikte var olma sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında taraflar genel olarak hangi tarafın neler yapmayacağına ilişkin düzenleme getirmektedir. Oysa sözleşmeye “kim ne yapabilir?” listesinin eklenmesi sözleşmenin uzun süre geçerliliğini korumasına yardımcı olacaktır. Örnek üzerinden gitmek gerekirse sözleşme kapsamında taraflara böyle yükümlülükler getirilebilecektir: birlikte var olma sözleşmesine konu marka için farklı bir mal/hizmet grubunda marka başvurusu yapıldığında sözleşmenin diğer tarafını haberdar etme, marka görselinin ya da paketinin değiştirilmesi halinde karşı tarafı bilgilendirme gibi yükümlülükler getirilmesi halinde taraflar güncel olarak birbirlerini takip etme imkânı bulabileceklerdir.

Tüm bu açıklamalarımız ışığında birlikte var olma sözleşmelerinin Türkiye’de daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandığı şu günlerde SMK kapsamında aranan muvafakatname ile eşzamanlı olarak ve hatta bu muvafakatnamenin ayrılmaz bir parçası olacak şekilde taraflar arasındaki aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların ticaret hayatında birlikte var olabilmelerine olanak sağlayan ve bu var olmanın sinallagmatik sınırlarını belirleyerek sonradan ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önleyen sözleşmelerin hazırlanması gittikçe önem kazanmaktadır.

Bu nedenle, birlikte var olma sözleşmeleri hazırlanırken sözleşme içeriklerinin kamu düzeni ve rekabet hukuku açısından değerlendirilmesinin yanı sıra tarafların, sözleşme konusu markaların (bugünkü ve gelecekteki hallerinin), markanın gelecekteki faaliyetlerinin ne şekilde gelişeceğinin, markaların ayrıştırılarak kullanılacakları mal ve hizmetler ile coğrafi alanların taraflarca sözleşme müzakereleri sırasında etraflıca tartışılması, uzun erimli düşünülerek kucaklayıcı ve potansiyel anlaşmazlıkları minimize edici nitelikteki hükümlere ağırlık verilmelidir.

 

[1] Özden & Güçlü Hukuk bürosunun kurucu ortaklarından olup, uzmanlık branşı olan fikri mülkiyet hukuku alanında avukatlık mesleğini ve çeşitli Üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevini icra etmektedir. (onder@onderozden.av.tr – info@ozdenguclulegal.com, www.ozdenguclulegal.com)

[2]  Lawsen, Marie Martens (2009) Trademark Coexistence Agree­ments in the EU from an Interdisciplinary Perspective, Master The­sis, Aarhus School of Business, s. 1; Thomsen, s. 26.

[3]  LBF Partners Hukuk ve Danışmanlık “Birlikte Var Olma (Co-Existence) Anlaşmaları”.

[4]  Bu bölüm hazırlanırken Ruhsar Selenay Oğuz tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuş olan “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezinden büyük ölçüde yararlanılmıştır.

[5]  Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.98

[6] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.98

[7] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.98

[8] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.102

[9] https://www.gov.uk/government/publications/coexistence-agreement/coexistence-agreement-fact-sheet

[10] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.102

[11] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.105

[12] Lawsen, Marie Martens/Kjeserud, Linn. Trademark Coexistence Agreements in the EU from an Interdisciplinary Perspective, Aarhus School of Business Master Thesis, 2009, sh.20

[13] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.106

[14] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.107-108

[15] Churchill Jr,Gilbert A/ Peter, J. Paul, Marketing: Creating Value for Customers, Austen Press- Irwin, USA, 1995, s. 368.

[16] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.111-112

[17] Ruhsar Selenay Oğuz, “Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi” isimli yüksek lisans tezi, sh.112