MARKA NEDİR?

Yazar : Av. M.Fatih Güçlü[1]

Türkiye’de Hak Sahiplerinin Markaları Üzerindeki Sınai Haklarını Koruyan Kanun Hangisidir?

Türkiye’de tescilli -istisnai durumlarda tescilsiz- markalar üzerindeki sınai hakları koruyan Kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (kısaca “SMK” diye)’dur. Markalar ile ilgili hükümler anılan kanunun 4 ila 32. maddelerinde düzenlenmiştir. Sınai hakların tümü ile ilgili hükümler de aynı kanunun 146 ve devamı maddelerindedir. Tescilsiz markalar üzerindeki haklar SMK’nun 6/3 ve 25. maddeleri ile 6455 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (kısaca “TTK” diye) 54 ve devamı maddelerindeki hükümler ile korunmaktadır.

Marka Nedir?

Yeni buluşlar, faydalı modeller ve özgün tasarımlar birer fikri hak ürünüdürler ve bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek için, öteki benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlayacak bir tanıtım aracına, ayırt edici bir işarete gereksinim vardır. İşletmeler için önemli bir unsur olan bu ayırt edici işaretler markalardır. Markalar özet bir tanımla; bir ticari işletmenin sunduğu ürün ya da hizmetleri başka bir ticari işletmenin ürün ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markalar bir yönüyle “bir işletmenin parmak izidir.” denilebilir. Nasıl bir insanın ismi ve soy ismi onun için bir zaman sonra kişiliği ve mesleği/sosyal rolleri gibi sosyo-psikolojik özelliklerine atıf yapan bir nevi ayırt edici işaret haline geliyorsa marka da bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden, ayırt edici bir işarettir. Bu doğrultuda, isimlerimizi doğumumuzdan önce seçmemiz mümkün değil iken markalarımızı seçebilmemiz mümkündür, önemli olan; bunun doğru bir bilinç ve strateji ile yapılmasıdır.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi, ambalajlar vb. marka olarak seçilebilir ve kullanılabilir. SMK’nun 4. maddesine göre;

“Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla;

a) Kişi adları dâhil sözcükler,
b) Şekiller,
c) Renkler,
d) Harfler,
e) Sayılar,
f) Sesler ve
g) Malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”

Bu işaretlerin yanı sıra bir hareket, kullanılış şekline bağlı olarak müşteri kitlesi nezdinde markasal bir özellik kazanmışsa “Hareket Markası” olarak korunması mümkündür. Bu konuda Türkiye orjinli “Nusr-et Steakhouse”’un sahibi Nusret Gökçe’nin eti dirseği üzerinden tuzlama hareketi için şirketi D-Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. adına Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde yapmış olduğu Topluluk markası başvurusu, başvurulduğu 43. sınıfta kayıtlı “yiyecek ve içecek” hizmetlerinde reddedilmiş olmakla birlikte 25 ve 30. sınıflarda kayıtlı “Her tür kıyafet ve giyim ürünü, her tür kahve ürünü, her tür unlu mamul, her tür makarna, her tür tatlı, her tür baharat, sos ve tatlandırıcı ürünü ve her tür tahıl ürünü ve şurup” ürünleri için ‘hareket markası’ olarak tescil edilmiştir.

Hareket Markası Görseli

Bazı ülkelerde kokular da marka olarak korunmaktadırlar fakat ülkemizde bu konuda herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Markalar kendi içlerinde ticaret ve hizmet markası olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ticari marka, ticari ürünler üzerinde kullanılan markalar olup hizmet markaları ise marka sahibi tarafından sunulan hizmetleri ayırt etmek için kullanılan markalardır. Söz gelimi “Pirelli”, “Coca Cola” ve “Ferrari” birer ticari marka iken, “Mc Donalds”, “Starbucks” ve “Hilton” gibi markalar birer hizmet markasıdır.

Marka Sahibi Kimdir?

Marka sahibi, sıfırdan yaratarak kullandığı ve tanıttığı ya da devraldığı markanın sahibi olan gerçek ya da tüzel kişidir. SMK’ya göre anılan kanun altında marka korumasından yararlanabilmek için markanın (Ankara’da kain Türk Patent ve Marka Kurumu (kısaca “TPMK” diye) nezdinde) tescil ettirilmesi şarttır, marka koruması tescil yolu ile elde edilmektedir. (SMK Md. 7) Bu nedenle işbu kanuna göre marka sahipleri markalarını tescil ettirmiş gerçek ya da tüzel kişilerdir. Anılan kanunun 3. maddesi uyarınca markalar ile ilgili SMK’nun sağladığı korumadan kimlerin yararlanacağı sınırlı sayıda sayılmıştır. Bunlar;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişilerdir.

Bir Markanın Tescilsiz Kullanımı Mümkün Müdür?
Tescilsiz Marka Sahibi Markası Üzerindeki Haklarını Nasıl Koruyacaktır?

Tescilsiz markalar bakımından ise TTK hükümlerinin haksız rekabet ile ilgili 54 ve devamı maddelerinden tescilsiz marka sahipleri yararlanabilmekle birlikte yine SMK’nun 6/3. maddesi uyarınca marka sahibinin ciddi, aralıksız ve yoğun bir biçimde gerçekleştirmiş olduğu tescilsiz kullanım sonucunda ayırt edici hale gelmiş olan markasının aynısının, ayırt edilemeyecek derecede benzerinin veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından benzer sınıflarda tescil ettirilmeye çalışılması halinde, tescilsiz marka sahibinin bu marka başvurusunun yayınına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Aynı kanunun 25. maddesine göre de tescilsiz marka sahibinin markasının aynısının, ayırt edilemeyecek derecede benzerinin veya benzerinin üçüncü kişiler tarafından tescil ettirilmesi halinde hükümsüzlük davası ikame etme hak ve yetkisi de bulunmaktadır.

Tescilsiz marka sahiplerinin markalarının gerçek sahibi olduklarının, markalarını ciddi, aralıksız ve yoğun bir şekilde kullanarak müşteri kitlesi nezdinde kullanıp ona ayırt edicilik kazandırmış olduklarının ispatı her zaman kolay değildir. Buna karşılık TTK’nun sağladığı koruma SMK’nun sağladığı korumaya göre daha genel bir koruma olup ihtiyati tedbir mekanizmasından yararlanabilmek ve tecavüzün önlenmesi konusunda acil önlemler alabilmek, SMK’nun tanıdığı yasal imkanlara göre daha zordur. Bu nedenle marka sahiplerinin markalarını layıkıyla koruyabilmeleri için tescil mekanizmasından yararlanmaları tavsiye olunmaktadır.

Bir Marka Üzerindeki Gerçek Hak Sahibi Olmak Ne Demektir?

Bir marka üzerinde gerçek hak sahibi olmak o markanın gerçekten yaratanı, ilk kez kullanıp müşteri kitlesi nezdinde ilk tanıtanı olmak demektir. Marka sahibinin markası tescilsiz ise yukarıda da belirtildiği üzere SMK’nun 6/3. maddesi uyarınca gerçek hak sahipliğinden doğan haklarını kullanabilmesi için markasını ciddi, aralıksız ve yoğun bir biçimde kullanmak suretiyle ayırt edici hale getirmiş olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Marka sahibinin markası üzerinde gerçek hak sahibi olmadığını iddia eden bu iddiasını ispat etmekle mükelleftir.

SMK’nın 7. maddesi mucibince marka hakkının prensip olarak Türkiye’de yapılmış tescille kazanılacağını hükme bağlanmıştır. Ancak SMK’nın 6/3. maddesi buna bir istisna tanımakta ve markayı yaratarak ve kullanarak, o marka üzerinde tescilden önce hak elde eden marka sahibine üstünlük tanıyıp ilgiliye, bu hakkına dayanarak markasının aynısının ya da benzerinin tesciline engel olma; tescil edilmişse de anılan markayı terkin ettirme imkânı sağlamaktadır. “Gerçek hak sahipliği” ilkesi olarak anılan bu prensip ülkesel olmayıp, SMK uyarınca, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalara (Paris Sözleşmesi Md. 8) üye devletlerin vatandaşları olan gerçek ya da tüzel kişilerce, başka ülkelerde tescil edilmiş ve henüz Türkiye’de tescil edilmemiş bulunan markalar açısından da geçerlidir. SMK 6/3. maddesinin uygulamasında tescilsiz markalar bakımından eskiye dayalı kullanım nedeniyle üstün ve öncelikli hak hangi mal ve/veya hizmetler için elde edilmiş ise sadece bu mal veya hizmetler ile benzer sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden tescil engeli söz konusu olacaktır. Tabi ki markalar arasındaki ayniyet ya da benzerliğin varlığı da bu noktada önem taşımaktadır.

Gerçek hak sahipliği nedeniyle hükümsüzlük (veyahut tescil aşamasında yapılan yayına itirazlarda tescil başvurusunun reddi) kararı verilebilmesi için, marka sahibinin mutlaka Türkiye’de bulunması ve Türkiye’de satış yapması gerekmemektedir. Paris Sözleşmesi’nin 8. maddesi de anılan sözleşmeye taraf yabancı bir ülkede tescilli ticaret unvanlarının Türkiye’de tescilsiz olsa bile korunmasını öngörmektedir. Yargıtay’ın 2009 yılında verdiği “Pussycat London” kararında SMK’nın 6/3 maddesine tekabül eden mülga KHK’nın 8/3. maddesinin tescilli markalar yanında tescil edilmemiş markaların da korunmasına olanak sağladığını, bu maddenin markayı tescil ettirmeden kullanan kişiyi her hal ve şartta korumayı amaçladığını vurgulayarak, İngiltere’de yerleşik davacının, 2000 yılından, hükümsüzlüğü istenen markanın tescil tarihi olan 2002 yılına ve dava tarihi olan 2005 yılına kadar Türkiye’de fason imalat yaptırarak “Pussycat London” biçimindeki marka ile üretim yaptırıp, bu malları İngiltere’ye ithal ederek kullanan ve esasen markası EUIPO nezdinde ve İngiltere’de de tescilli olan yabancı kişinin gerçek hak sahibi olmasına dayalı yerel mahkeme kararını onamıştır.[2] [11. HD 07.07.2009 T., 2009/4039 E., 2009/8380 K.]

Bir Marka Yaratılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Marka her şeyden önce hitap ettiği müşteri kitlesinin algısının şekillendirilmesinde ve yönetilmesinde kullanılan -ticari manada- en önemli tanıtma vasıtalarından biri olup, kendisini oluşturan kelime, logo, renk gibi unsurları ve hikayesi ile müşteriyi ürüne yönlendirmesi, hak sahipliğine yönelik kaynak belirtmesi, tescilli olduğu mal ve/veya hizmetler bakımından müşteri kitlesince diğer rakip markalardan ayırt edilebilir ve akılda kalıcı olması gereklidir. Öte yandan, marka, aynı zamanda sahibine verilmiş inhisari bir sınai haktır. Yaratılırken üçüncü gerçek ya da tüzel kişiye ait marka hakkına aykırılık teşkil etmemesi, üçüncü kişiye ait marka ile karıştırılma ihtimali yaratmaması hususu bilhassa gözetilmelidir. Bu sebeple de marka yaratımının hem teknik hem de hukuki olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır.

Marka yaratımının teknik boyutu ile marka sahibinin görevlendirdiği görsel marka kimlik uzmanları ya da bu tip tasarımcıların çalıştığı reklam ajansları ilgilenirken hukuki boyutu ile (aynı zamanda hukukçu olması tavsiye edilen) marka vekili ilgilenmektedir. Uygulamada görsel marka kimlik uzmanı ile marka vekilinin marka sahibinin şahsi tercihine ya da yanlış yönlendirilmesine bağlı olarak birbirlerinden bihaber bir biçimde farklı zaman dilimlerinde çalıştıkları, markaların marka sahibi tarafından ya bizzat ya da çoğunlukla önce görsel marka kimlik uzmanına veya reklam ajansına gidilmek sureti ile tasarlandıkları, daha sonra yaratılan bu markaların tescili amacıyla marka vekili önüne getirildiği gözlemlenmektedir ki bu, marka yaratım sürecinin işleyişini genellikle olumsuz yönde etkilemekte ve en baştan ayırt edicilik vasfı düşük olan tescil kabiliyeti zayıf markaların doğmasına yol açmaktadır.

Bunu önlemek amacıyla takip edilmesini önerdiğimiz yöntem marka sahibi, tasarımcı ve marka vekilinin işin en başından itibaren biz bilinci ile bir ekip olarak hareket ederek marka sahibinin aklındaki hikâyeye uygun ve tescil kabiliyeti yüksek bir işaret tasarlamalarıdır. Görsel marka kimlik uzmanı ile marka sahibi ürün ya da hizmet üzerinde kullanılacak olan markanın teknik açıdan müşteri kitlesi nezdinde ayırt edici niteliği yüksek ve akılda kalıcı bir marka algısına sahip olması amacıyla birden fazla (anlamlı ya da anlamsız, kısa, akılda kalıcı, otantik, ayırt edici niteliği yüksek ve markanın hikayesini içinde barındırabilen) kelimeler ve/veya şekiller belirlemeli ve bunları markanın tasarım aşamasına geçmeden hemen önce (tescile konu edilecek olan ürün ve/veya hizmetlerin kayıtlı oldukları sınıflar bakımından) talebe göre ulusal ve uluslararası marka veri tabanlarında ön araştırmasının yapılmasını marka vekilinden talep etmelidirler. Bu noktada yeri gelmişken belirtilmelidir ki, bir sonraki soru kapsamında detaylı olarak açıklandığı gibi marka vekilinin yapmış olduğu ön araştırma ve hukuki risk analizi aslında hukuki yanı ağır basan incelemeler olup, bu araştırmalar ile (aynı zamanda hukukçu olması önerilen) marka vekili tarafından marka veri tabanlarında tescilli ya da başvuru halinde olduğu görülen markalar ile müvekkilinin tescil ettirmek istediği marka arasında hukuki açıdan tescile engel olabilecek benzerlikler olup olmadığı araştırılmaktadır ve bu araştırmalar marka sahibinin çalıştığı görsel marka kimlik uzmanları/reklam ajansları tarafından çoğunlukla gerçekleştirilmemektedir. Buradan itibaren marka vekilinin ön araştırma raporuna ve/veya hukuki risk analizi sonuçlarına göre marka olarak kullanılamayacak kelime ve/veya şekiller derhal ayıklanmalı, diğerleri üzerinde ise hep birlikte karar kılınmalıdır. Ekip bilinci ile hareket edilmesi gereken tüm bu süreçlerin tamamlanmasını müteakip teknik ve hukuki açıdan tescil sürecinde risk katsayısı düşük olan güçlü bir markanın yaratılabilmesi mümkün olmaktadır.

Bir Markanın Asli ve Tali Unsurları Nelerdir, Markadaki Asli ve Tali Unsurlar Oluşturulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir markanın asli unsuru o markanın büyüklük, önde ya da üstte oluş, orijinallik gibi özellikleri bakımından baskın olan unsuru demektir. Markanın tali unsuru ise orijinallik içermeyen, ayırt edicilik özelliği bulunmayan, dolayısıyla, herkes tarafından kullanılabilecek olan küçüklük, arkada ya da altta oluş gibi özellikleri bakımından markanın kayıtlı olduğu ürün ve/veya hizmetleri tanımlayan/tasvir eden unsuru anlamına gelmektedir. Markanın tali unsuru tek başına marka olarak tescil edilemez. Buna göre söz gelimi bebek bezleri için tescil ettirilmek istenen “Soft&Dry” markası bebek bezlerinin karakteristik özellikleri arasında yer alan kuru ve yumuşak olma özelliklerini tasvir ettiklerinden tek başlarına marka olarak tescil ettirilemezler. Bu sözcüklerin -her ne kadar marka sahibi lehine bir koruma bahşedemeyecek olsalar dahi- marka olarak tescil ettirilebilmeleri için küçük harfler ile markanın (dominant nitelikteki) kelime ve/veya şekil unsurunun altında konumlandırılmış olmaları gerekmektedir. Markanın asli unsuru müşteri algısını şekillendirmek ve markaya çekici imajını kazandırmak açısından olduğu gibi o markanın aynı ya da benzer sınıflarda tescilli başka markalar ile karıştırma ihtimalinin tespitine yönelik olarak yapılan benzerlik karşılaştırması açısından önem arz etmektedir. Öyle ki, yapılacak olan benzerlik karşılaştırmalarında -markanın bütünselliği ilkesinden hareketle tüm unsurları gözden geçirilecek olmakla birlikte- öncelikle markanın (sözcük ve/veya şekilden oluşan) asli unsuru belirlenmekte ve akabinde, söz konusu karşılaştırma öncelikle asli unsur gözetilmek sureti ile yapılmaktadır. Markanın asli unsuru bazen bir kelime bazen de bir şekil olabilir, fakat belirtmek isteriz ki markanın kelime unsuru müşteri kitlesinin hafızasında şekil unsurundan her zaman daha fazla kaldığı için kelime ve şekil içeren kompozit markalarda öncelikle kelime unsuru dikkate alınır. Aşağıda bu konuya açıklık getirmek üzere bazı görsel örneklere yer verilmiştir;

– Markadaki “M” harfi hem üstte hem de kelime unsurlarına nazaran daha büyük olduğu için markanın asli unsurlarından birisi olarak kabul edilebilir.
– Fakat müşteri kitlesi nezdinde kelime unsuru daha kalıcı olduğu için karşılaştırma markanın diğer asli unsuru olan “Meteor” kelimesi üzerinden yapılacaktır. Başka bir markada işbu markadaki “M” harfine benzer bir şekil var ise asli unsur olarak karşılaştırmada ayrıca şekil de dikkate alınacaktır.
– Markanın kelime unsurlarından biri olan bilgisayar kelimesi herkesin kullanabileceği ayırt ediciliği olmayan bir cins isim/tasviri işaret olması nedeniyle tali unsurdur.

 

– Markanın asli unsuru “Eriş” kelimesi ve özel yazılış şeklidir.
– Markada yer alan “Elektrik Elektronik Bilgisayar Medikal” kelimeleri markanın tali unsurlarıdır. Herkes tarafından kullanılabilecek, tek başlarına ayırt edicilikleri bulunmayan kelimeler olduklarından marka sahibi lehine hak oluşturmazlar.

– Markanın kelime unsurundan sonraki asli unsuru şekil unsurudur. Markanın bütünselliği ilkesi ışığında bu marka değerlendirildiğinde şekil unsuru da kelime unsuru ile birlikte dikkate alınacaktır.
– Markanın asli unsuru gerek font büyüklüğü ve bunun kendisine sağladığı hakimiyet ve gerekse kelime unsuru olması nedeniyle “Balans” kelimesidir.
– “Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.” kelimeleri markanın tali unsurlarıdır.

 

Yukarıda açıklanan hususlarla birlikte markalar arasında karşılaştırma yapılırken göz önünde tutulacak bir diğer unsur da markaların bütünsel olarak tüketici kitlesinde bırakacağı izlenim bakımından da fark arz edip etmedikleridir. Örneğin bir markada öne çıkan unsur bir cins isim olmakla birlikte o marka içerdiği diğer kelime ve şekilde unsur/ları, yazım tarzı, bu kelimelerin bir araya getirilişi, renk ve şekil gibi öğelerin de etkisi ile bütünsel olarak çok farklı bir etki ve algıya sahip olabilir. Yargıtay’ımız tarafından verilen bir kararda söz konusu durum şu şekilde dile getirilmiştir;

Davacının tescil başvurusu yaptığı hizmet markası (computer bild + şekil) den ibaret olup, computer sözcüğü yatay olarak yazılmış, dikey olarak haç teşkil eder biçimde de siyah bir tablo oluşturulmuş bu tablonun alt kısmına ise “Bild” kelimesi yazılarak bu renk kompozisyonu içerisinde özgün bir şekil vücuda getirilmiştir. Markada bilgisayar anlamındaki “computer” ve resim anlamındaki “bild” sözcüklerinden oluşan “Computer Bild” isimleri bir unsur olup, sözü edilen renk ve şekil kompozisyonu ise diğer ikinci bir unsurdur. (…) Bir markayı oluşturan unsur, o markanın başka markalardan ayırt edilebilmesini sağlayan kelime, harf, sayı vs.den oluşan şekil olup, marka birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asıl unsuru markanın bütünü itibarıyla bıraktığı izlenim tümüne hakim olan görünüş ve ayrıcalığını vurgulayan imajda aramak lazımdır. Mahkemece iki sözcükten oluşan yazı unsuru markadaki şekil unsuru nazara alınmadan incelenmiş, “Computer” sözcüğü biraz daha büyük ve kalın yazıldığı gerekçe gösterilerek onun asıl unsur olduğu neticesine varılmıştır.” (Yargıtay 11. HD 2000/7590 E.,2000/9528 K.,01.12.2000 T.)

Yukarıdaki anılan kararda Yargıtay, Mahkemece verilen davanın reddi kararını bozmuş ve tescili talep olunan markanın sözcüklerin yanı sıra özel şekil, renk ve kompozisyondan müteşekkil şekil unsuru nedeni ile ayırt edici karakter kazanmış olduğu kanaatine vararak tescil edilmesine hükmetmiştir. Karara konu markanın görseli aşağıda yer almaktadır;

 

– Markadaki “Cute” kelimesi diğer kelimelere göre daha büyük ve baskın olduğu için asli unsurudur fakat markayı oluşturan kelimeler bütünü “Little Cute Things” olduğundan markalar arası karşılaştırmanın hem “Cute” kelimesi hem de “Little Cute Things” kelimeler bütünü baz alınarak yapılması yerinde olacaktır. Marka aynı zamanda yazım tarzı, içerdiği renk kombinasyonu, şekil ve kelimeler bakımından bir bütün olarak da ayırt edicilik içermektedir.

– Yandaki markanın da asli unsurları şekil ve RSG harfleri olmakla birlikte içerdiği renk kombinasyonu, şekil ve kelimeler bakımından da bütünsel olarak bir ayırt edicilik içermektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar babında marka yaratılırken bu markada yer alacak hangi unsurların asli, hangi unsurların tali olduklarının bilinci ile hareket edilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Yine markanın gerek müşteri kitlesi nezdinde ve gerekse karıştırma ihtimali bakımından, benzer markalar karşısında bütünsel açıdan ayrıştırılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanması da ayrıca önem arz etmektedir.

Markalar Arasındaki Ayniyet, Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik ve Benzerlik Tespit Edilirken Hangi Kriterler Dikkate Alınır?

SMK’nın 5-1/ç maddesine göre aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin marka olarak tescil edilebilmeleri mümkün değildir. SMK’nın 6-1 maddesinde ise tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimalinin bulunmaması gerektiği, aksi takdirde ilgili üçüncü kişinin markanın yayınına yapacağı itirazı ile başvurusu yapılan markanın reddolunacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla marka tescil başvurusundan önce başvurusu yapılacak marka ile ilgili olarak aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerde tescilli ya da başvurusu yapılmış aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer bir markanın var olup olmadığına ve yine, aynı ya da benzer ürün ya da hizmetler bakımından başvurusu yapılacak marka ile karıştırma ihtimali yaratacak herhangi bir marka başvurusunun veya bir marka tescilinin daha önce bulunup bulunmadığına dair -aşağıda ayrıntıları ile değinilen- ön araştırma ve hukuki risk analizinin yapılması bu nedenle önem taşımaktadır. Marka başvurusu yapılacak olan ya da ticarette kullanılan bir marka ile ayniyet ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik veyahut benzerlik ihtiva ettiği düşünülen ya da iddia olunan bir markanın karşılaştırılmasında uygulanacak kriterler nelerdir diye sorulduğunda TPMK’nın yayınladığı Marka Kılavuzu’ndan ve doktrinden alınan aşağıdaki kriterler göz önünde tutulmaktadır;

Ayniyet ya da Ayırt Edilemeyecek Derecede Benzerlik Bakımından;

İki marka arasında ayniyet ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ihtimalinin var olup olmadığı tespit edilirken üç unsurun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bunlar;

a) Markaların aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer olması,

b) Mal ve hizmetin aynı ya da aynı türden olması ve

c) Ayniyet yönüyle markaların aynı, özdeş, farksız, tıpa tıp taklit olarak algılanmaları, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik yönüyle de aynı marka algısı yaratacak ayniyete çok yakın bir benzerliğin bulunması.

• “Karşılaştırılan markaların konu olduğu malların ortalama tüketicileri, hiçbir duraksama olmadan iki işareti neredeyse aynı gibi algılamalıdır. Eğer işaretler arasında karıştırma ihtimalinin varlığı tartışılmak suretiyle bir sonuca ulaşmak gerekiyor ise, artık bu hususun SMK’nın madde 6/1 hükmü kapsamında nispi ret nedenleri arasında ve önceki marka sahibinin itirazı üzerine incelenmesi gerekir. Zira Yargıtay ve mahkeme kararlarında da sıklıkla belirtildiği gibi, SMK 5/1(ç) hükmü Kurum tarafından mümkün olduğunca dar biçimde yorumlanıp uygulanmalıdır.[3]”

• Mahkeme kararlarına ve Yargıtay içtihatlarına göre, başvuruya konu işaretin daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış marka ile aynı olması, karşılaştırılan işaretlerin özdeş, farksız, tıpa tıp taklit, aynen veya bire bir kopya olmasıdır. Aralarında küçük de olsa farklılık bulunan markalar ise aynı sayılmaz.[4] Markaların kelime unsurları aynı, markaların en az birisinde yer alan şekil unsuru farklı ise markalar aynı olarak değerlendirilmez, ayırt edilemeyecek kadar benzerlik incelemesine geçilir.[5]

• Ortak kelimeleri ihtiva eden markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadığının markaların bütün olarak ortalama tüketici üzerinde bıraktığı etki ve izlenim dikkate alınır.”^[6]

• Başvuruyla önceki tarihli markanın bütün olarak bıraktıkları izlenimin yeterince farklılaşmış olduğu durumlarda markalar ayırt edilemeyecek kadar benzer bulunmayacaklardır[7]”

Benzerlik (Karıştırma İhtimali) Bakımından

İki marka arasında karıştırılma/iltibas ihtimalinin var olup olmadığı tespit edilirken üç unsurun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bunlar;

a) Markaların aynı ya da benzer olması,

b) Mal ve hizmetin aynı/benzer olması ve

c) Alıcıların markaları karıştırma ihtimali.

Markalar arasında benzerlik incelemesinde temel ilke, her iki markanın ortalama tüketici kitlesi nezdinde bıraktığı genel izlenimden hareketle “tüm faktörler” bir arada gözetilmek suretiyle global bir (bütünsel) değerlendirme yapılmasıdır. Zira ortalama dikkat ve algılama yeteneğine sahip bir tüketici, çoğunlukla markaları yan yana koyarak kıyaslama imkanına sahip değildir. Bu kişi, markaları aklında kaldığı ve çağrışım yaptığı kadarıyla kıyaslar.[8]” Global (Bütünsel) değerlendirme, görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı da dahil olmak üzere, tüm faktörler dikkate alınarak ilgili toplum kesiminde markaların bıraktıkları “genel izlenime” göre yapılmalıdır.[9]”

Bir davada İlk Derece Mahkemesi; “bir marka, tescil kapsamındaki ürünler itibariyle ayırt edici olup olmadığı yönünden, hedef tüketici kitlesinin bakış açısıyla birlikte, markanın esaslı unsurlarına ilişkin “görsel, işitsel ve kavramsal” özelliklerin de tartışıldığı bütünlük ilkesine göre değerlendirilmelidir” ifadeleri ile bütüncül yaklaşımın önemini vurgulamıştır.[10]”

Marka Ön Araştırma Raporu ve Marka Hukuki Risk Analizi Nedir, Neden Marka Tescil Başvurusundan Önce Mutlaka Yaptırılması Gereklidir?

SMK’ya ve başka birçok ülkenin ulusal mevzuatına göre bir markanın tescil başvurusundan önce, hem kelime/şekil unsuru hem de başvuruya konu ürün ve/veya hizmet sınıfları bakımından daha önce başvurusu yapılmış ya da tescil edilmiş üçüncü kişilere ait herhangi bir markanın aynısı, ayırt edilemeyecek derecede benzeri ya da benzeri olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Ayniyet, ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve benzerlik araştırması yapılmadan dosyalanan bir marka başvurusu hem zaman hem de maliyet kaybına yol açtığından müvekkillerimize her bir marka başvurusundan önce mutlaka (aynı zamanda hukukçu olması tavsiye edilen) bir marka vekiline başvurularak bir marka ön araştırması yapılmasının istenmesi ve şayet, bu araştırma sonucunda seçilmiş olan markanın tescil edilebilirliği riskli bulunur ve bu da ileriye dönük güvenilir ve öngörülebilir bir başvuru stratejisi çizilmesine imkân vermez ise aynı marka vekilinden daha detaylı bir araştırma olan hukuki risk analizinin yapılmasının istenmesi ısrarla önerilmektedir. Ülkemizde ve dünyada özel ve resmi olmak üzere birçok marka veri tabanı ve araştırma programı bulunmaktadır. TPMK’nın marka veri tabanı, resmi bir veri tabanı olup herkesin kullanımına açıktır. Özel marka veri tabanları ise genelde aylık bir ücrete tabi olup daha detaylı aramaların yapılabildiği ve bu aramaların manuel ya da otomatik olarak raporlanabildiği yazılım destekli veri tabanlarıdır. Daha önce aynı ya da benzer ürün ve/veya hizmet sınıfları bakımından başvurusu yapılmış ya da tescil edilmiş üçüncü kişilere ait aynı, ayırt edilemeyecek derecede benzer ya da benzer markaların var olup olmadığının araştırılması, markalarını ulusal düzlemde koruma altına almak isteyen marka sahipleri tarafından -başvuru öncesinde- bir ön fikir elde etmek maksadıyla TPMK’nın veri tabanında yapılabilir. Fakat bu noktada başvuru öncesinde tescil edilebilirlik risklerine yönelik olarak daha net bir fikir sahibi olmak ve doğru bir marka başvuru stratejisi belirlemek teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden marka ön araştırmasında mümkünse hukukçu olan bir marka vekili ile çalışılması önerilmektedir. Keza bu konuda teknik ve hukuki bilgisi yeterli olmayan marka sahibinin şahsen yapacağı bu tip bir araştırma sonucunda öngörüsü, markasının tescil edilemeyeceği yönünde seyretmekte iken bir marka vekilinin bu tip bir araştırmayı yaparken ki uzman bakış açısı, tam tersi bir kanaatin ortaya çıkmasına neden olabilir veyahut marka sahibi şahsen yaptığı bu tip bir araştırma sonucunda herhangi bir sorun olmadığı kanaatine ulaşabilir iken bir marka vekilinin bu tip bir araştırmayı yaparken ki uzman bakış açısı ile bu başvuruda büyük risk bulunduğu tespit edilebilir. 23 yıllık marka vekilliği deneyimimize binaen belirtmek isteriz ki; toplumumuzda doğru marka yaratma bilinci yeterince yerleşmemiş olduğundan sadece basit bir şekilde ürün ya da hizmeti tanıtması gereken bir kelime ya da logo seçimi olarak görülen markaların yaratımına ve izlenecek başvuru stratejisine gerekli ehemmiyet verilmemekte, bazı başvuru işlemleri, hiçbir profesyonel destek alınmaksızın, konu hakkında hiçbir hukuki ve/veya teknik bilgisi olmayan marka başvuru sahiplerince gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde marka başvuru sahiplerince izlenen yanlış başvuru stratejileri nedeniyle seçilen işaretler baştan tescil engeline takılmaya mahkum olarak doğmakta ve bunun kaçınılmaz olarak yarattığı hukuki sorunlar günün sonunda seçilen işaretlerin marka olarak tescil edilmesine engel olabileceği gibi tescil edilse dahi başvuru sahibinin daha sonra uygulamada hiç beklenmedik zararlara uğramasına, önceki marka sahibi üçüncü kişiler tarafından aleyhine hukuki ve cezai yollara başvurulmasına ve/veya yüksek tazminatlar ile karşı karşıya kalmasına yol açabilmektedir. Bu sebeple tarafımızca, marka başvurularının, mutlak olarak konusunda uzman, hukukçu marka vekilleri yardımıyla yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Marka Vekili Kimdir, Görevleri Nelerdir?

Marka vekili uygulamada sanıldığının aksine, marka başvuru sahibi tarafından önüne getirilen markanın TPMK nezdinde salt tescil işlemlerini yapmaktan sorumlu, bu işin gerektirdiği teknik ve hukuki bilgiye sahip kişi demek değildir. Marka vekilliğini bu şekilde yorumlamak mesleğe çok dar bir bakış açısıyla bakmak demektir ki maalesef bugün toplumun büyük kesiminin marka vekilleri hakkındaki algısı bundan öteye gidememektedir. Evet, marka vekilinin görevleri arasında müvekkilinin marka tescili işlemlerini onun adına vekaleten yürütmek görevi bulunmaktadır, fakat vekil aynı zamanda -güçlü bir marka yaratımı sürecinin de dahil olduğu- doğru bir marka başvuru stratejisinin hazırlanması ve uygulamaya konulmasında da sorumlu olmalıdır. Yukarıda “Bir Marka Yaratılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?” sorusuna vermiş olduğumuz yanıttan da anlaşılacağı üzere güçlü bir marka başvuru stratejisinin sürecin başından itibaren iş birliği içinde hareket etmesi gereken marka sahibi, görsel marka kimlik uzmanı ve marka vekili tarafından eşgüdümlü bir şekilde yaratılması elzemdir. Bu noktada marka vekili, sürecin başından itibaren izlenecek yollar ve süreçler konusunda müvekkilini doğru bir şekilde bilgilendirmeli, marka sahibinin varsa marka geçmişi hakkında bilgi almalı, marka geçmişi yoksa markayı hangi ürün ve/veya hizmet sınıfında kullanmak istediği konusunda dinledikten sonra onu benzer olabilecek markalar ile karışıklığa yol açmayacak ürün ve/veya hizmetlerin seçilmesi konusunda en doğru biçimde yönlendirmelidir. Bu yönlendirme doğru bir sınıf seçimi ile şekillenecektir. Marka vekili başvurudan önce marka ön araştırmasının önemi konusunda müvekkiline gereken açıklamaları yapmalı, müvekkilinin talimatı ile yapılacak ön araştırmada marka başvurusunun karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda müvekkilini bilgilendirmeli, ön araştırma sonuçlarından markanın tescil edilebilirliğine yönelik net bir çıkarımda bulunulamıyorsa onu daha kapsamlı bir benzerlik araştırması olan hukuki risk analizine yönlendirmelidir. Marka vekili başvuruyu müvekkili ile birlikte belirlediği başvuru kriterleri ve stratejisi doğrultusunda yapmalı ve tüm süreci başından sonuna dek büyük bir özen ve dikkatle takip etmelidir. Süreç içindeki gelişmelerden müvekkilini zamanlı olarak bilgilendirmeli, müvekkilinin talimatıyla yapacağı işlemlerin (yayına itiraza beyan, karara itiraz vb.) hak düşümü sürelerine riayet etmelidir. Nihayetinde tüm bu işlemelere ilişkin harçları ve ücretleri süresinde yatırarak süreç sonunda marka tescil belgesini müvekkiline teslim etmelidir. Ülkemizin güçlü markalara sahip olması bu konuda bilinçlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin, görsel marka kimlik uzmanlarının ve marka vekillerinin ekip bilinciyle uyumlu olarak çalışmalarına bağlıdır.

Marka Korumasından Faydalanabilmek İçin Tescil Şartı Var mıdır?

Marka korumasından yararlanabilmek için esasen tescil şart değildir, fakat SMK’nın marka sahibine tanıdığı haklardan yararlanabilmek için markanın tescil ettirilmesi şarttır. Aksi takdirde tescilsiz marka -SMK’nun 6/3 ve 25. maddeleri ile öngörülen hakların sundukları istisnai korumanın yanı sıra- TTK’nın haksız rekabet hükümlerine göre korunur, fakat bu koruma SMK’nın sağladığı korumaya göre daha sınırlı bir korumadır. Bu sebeple marka sahiplerinin markalarını tescil ettirmeleri önerilmektedir.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl ve Nereye Yapılır?

Marka tescil başvuruları Ankara’da yerleşik TPMK’ya, resmi web-sitesi üzerinden “Elektronik Başvuru Sistemi” (EPATS) vasıtasıyla yapılır. Bu sisteme giriş E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. (Elektronik) Kimlik Kartı ya da İnternet Bankacılığı aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Marka başvurusu başvuru sahibi tarafından bizzat yapılabileceği gibi bir marka vekili eli ile de yaptırabilir. Bununla birlikte, yukarıda da açıkça belirttiğimiz gibi her ne kadar marka sahibi de marka tescil başvurusu yapabilmekte ise de doğru marka ve sınıf seçimi, tescili yapılacak markanın taşıdığı hukuki risklerin tespiti, tescil engelleri, ayrıntılı benzerlik araştırması, markanın tescil kurumunca reddi ya da yayınına üçüncü bir kişi tarafından itiraz edilmesi hallerinde süresinde karara itirazda ve beyanda bulunulması gibi süreçler hukuki bilgi ve deneyim gerektirdiğinden marka başvurularının mutlaka hukukçu bir marka vekili eliyle yaptırılması önerilmektedir.

Marka Başvurusunun Hangi Ürün ya da Hizmetlerde (Sınıflarda) Tescil Ettirilmesi Gerektiği Nasıl Belirlenir?

Ülkemizde ulusal bir marka başvurusunda bulunmadan önce başvurusu yapılacak markanın hangi ürün ya da hizmetlerde kullanılacağının belirlenmesi son derece önemlidir. Bu belirlemede TPMK tarafından 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve temeli Markaların Sınıflandırmasına Yönelik Uluslararası Nice Anlaşması’na (kısaca “Nice Anlaşması” diye) dayanan MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’den yararlanılmaktadır. Bu tebliğ, ürün ve hizmetlerin yer aldığı toplam 45 sınıftan oluşmaktadır ve bu sınıfların ilk 34’ü ürünler ile ilgili, 35 ve devamı ise hizmetler ile ilgilidir. Her sınıf kendi içinde “alt sınıf” olarak tabir olunan ayrı ürün ya da hizmet gruplarına ayrılmaktadır. Bir sınıfın tamamı için başvurulabileceği gibi o sınıftaki alt sınıf veyahut belirlenmiş ürünler bakımından da başvuruda bulunulabilir. Örneğin 16. sınıfın kapsadığı ürünler ve ürün grupları (alt sınıflar) şu şekildedir;

• Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler

• Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri.
  

• Matbaa ve ciltleme malzemeleri.

• Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.
• Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları.
• Büro makineleri.
• Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar.
  

 

16. sınıfta marka başvurusunda bulunacak kişi sınıfın tamamında yer alan ürün ya da hizmetler bakımından başvuruda bulunabileceği gibi sadece bir ürün grubunda (alt sınıfta) yer alan ürün ya da hizmetlerin tamamında veyahut 16. sınıfta seçmiş olduğu ürün ve/veya hizmetlerden müteşekkil bir ürün ve/veya hizmet grubu için de başvuruda bulunabilir. Sınıf içeriğine dahil olabilecek ve fakat tebliğde ismi bizzat belirtilmeyen özel bir ürün ya da hizmet var ise o ürün ya da hizmet de başvuru yapılırken belirtilebilir. Bahse konu ürün ya da hizmetin gerçekten o sınıf içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine başvuruyu re’sen inceleyen TPMK’daki marka uzmanları tarafından karar verilir.

Hizmet sınıflarının ilk sınıfı olan 35. sınıfın son alt sınıfı çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (Fiziki ya da sanal ortamda toptan ya da perakende satış) ile ilgili olup bu sınıf altında marka başvurusunda bulunulurken -35. sınıftan önceki ürün sınıflarında yer alan – hangi malların bir araya getirilerek hizmet verileceğinin -özel olarak- belirtilmesi gerekmektedir;

35. SINIF (Son Alt Sınıfı):

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için ……………… (buraya ürün isimleri yazılmalıdır) mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

Bir markanın hangi sınıflarda tescilinin talep edileceği mevzuu önem taşımakta olup marka başvuru sahibi ve marka vekilinin ortak kararı ile belirlenmesi tavsiye olunmaktadır. Zira başvurusu yapılması planlanan markanın ön araştırması ve hukuki risk analizi belirlenen sınıflar üzerinden yapılacaktır.

Marka Tescil Başvurusunda Kurum Tarafından Talep Edilen Ücretler Nelerdir?

Marka başvurularında TPMK tarafından üç farklı ücret türü talep edilmektedir. Bunlardan birisi tek sınıfta marka başvuru ücretidir. İsminden de anlaşılacağı üzere marka başvurusu tek bir sınıf için yapılmakta ise alınan ücrettir. Marka başvurusu birden fazla sınıfı kapsamakta ise işbu ücrete ilaveten sınıf sayısı kadar ek sınıf ücreti alınır. Örneğin tek sınıflı marka başvuru ücreti 280.-TL ise, 5 sınıfta yapılacak bir başvuru için ödenecek ücret (tek sınıfta başvuru ücreti ve ek sınıf ücretleri dahil olarak) 5 x 280.-TL = 1.400.-TL olacaktır. TPMK’nın talep ettiği bir diğer ücret ise marka başvurusunun süreç sonunda kesinleşmesi üzerine talep olunacak marka tescil ücretidir. Bu ücret de sürecin sonunda TPMK tarafından “Tescil Noksanı” yazısı ile marka başvuru sahibinden ya da başvuru vekil ile takip edilmekte ise vekilinden talep edilir. Tek Sınıfta Marka Başvuru Ücreti ve Ek Sınıf Ücretleri sürecin başında, Marka Tescil Ücreti ise sürecin sonunda Kurum tarafından talep edilmektedir. Bu sebeple marka başvuru sahiplerinin Kurum’a ödeyecekleri ücretin sadece başvuru ücretleri ile sınırlı kalmadığının, sürecin sonunda tescil ücretinden de sorumlu olacaklarının bilincinde olmaları gerekmektedir.

Marka Tescil Başvuru Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Marka başvurusu, yapıldıktan sonra -TPMK’da çalışan marka uzmanları vasıtasıyla- TPMK’nın re’sen (kendiliğinden yapacağı) bir denetimden geçer, başvuruda şekli eksiklik bulunup bulunmadığı ve başvurusu yapılan markanın daha önce aynı sınıflarda aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin tescilli ya da başvuru halinde olup olmadığı araştırılır. Bu araştırma sonucunda herhangi bir tescil engeli söz konusu değil ise marka başvurusunun marka bülteninde yayınlanmasına karar verilir. Marka iki ay boyunca askıda kalır ve ilgili üçüncü kişilerin itirazına açılır. Bu süre zarfında ilgili üçüncü kişi SMK’nın 5. ve 6. maddelerine atıfla daha önce başvurmuş ya da tescil ettirmiş olduğu veya fiilen kullanarak tanıtmış ve ayırt edici hale getirmiş olduğu markası ile başvuru konusu markanın aynı ya da benzer olduğu veyahut ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, aynı ya da benzer ürün ve/veya hizmetlerde tescil ettirilmek istendiği ve bu suretle markalar arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu iddiası ve diğer sebeplerle itiraz edebilir. İki aylık askı süresi zarfında marka başvurusuna karşı herhangi bir itirazın gelmemesi halinde marka başvurusu kesinleşir ve TPMK marka tescil ücretinin iki ay içinde yatırılması istemiyle uygulamada “Tescil Noksanı” olarak anılan yazıyı marka sahibine veya başvuru marka vekili aracılığı ile dosyalanmış ise marka vekiline gönderir. Anılan süre zarfında marka tescil ücretinin yatırılması halinde TPMK tarafından marka tescil belgesi sanal ortamda hazırlanarak marka başvuru sahibine ya da başvuru marka vekili aracılığı ile dosyalanmış ise marka vekiline gönderilir.

TPMK re’sen yaptığı incelemede veyahut üçüncü kişi tarafından dosyalanan yayına itiraz talebi üzerine başvuruyu reddederse marka sahibinin, TPMK’nın işbu kararına karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 ay içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Red kararını veren Markalar Dairesi itirazı kabul etmez ise konu son karar mercii olan Yeniden İnceleme ve Değerleme Kurulu’nun önüne gelir ve bu kurulun verdiği idari açıdan nihai olan karar yargı denetimine tabidir. Kurul kararlarına karşı tebliğden itibaren 2 ay içerisinde yetkili ve görevli Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri önünde ‘itirazın reddi kararının iptali’ davası açılabilir.

Markanın yayınına itiraz edildikten sonra ise TPMK, marka sahibine ya da vekiline itirazı bir yazı ile bildirir, bildirimden itibaren 1 ay içerisinde marka sahibinin itiraza karşı beyanda ve itiraz sahibine karşı -itiraz sahibi tarafından itiraza konu edilen markanın ilgili mal ve/veya hizmetlerde itiraza ön gelen 5 yıl süresince ciddi bir şekilde kullanılmadığı gerekçesiyle- “Kullanmama Def’i”nde (Kullanmama İtirazı olarak da anlaşılabilir.) bulunma hakkı vardır. Marka sahibi tarafından 1 aylık süre içerisinde “Kullanım Def’i” ileri sürülmez ise marka sahibi idari süreçte bu hakkından bir daha yararlanamaz. Bu sebeple yayına itiraz halinde marka sahibine tanınan “Kullanmama Def’i”ne ilişkin hak düşümü süresine dikkat etmek önem arz etmektedir.

Marka Korumasında Ülkesellik Prensibi Ne Demektir?

Marka korumasında da diğer sınai hak türlerinde olduğu gibi “Ülkesellik Prensibi” geçerlidir. Buna göre TPMK nezdinde tescil olunan bir markanın koruma alanı ülkemiz sınırlarıdır. Bir markanın ülkemizde tescil edilerek korunuyor olması demek onun aynı zamanda yurt dışında da koruma göreceği anlamına gelmez. Bunun tek istisnası tanınmış markalar olup, Türkiye’de korunan bir markanın başka bir ülkede ya da ülkelerde koruma görmesi için ya o ülkede veya ülkelerde ulusal başvuru dosyalanması ya da Madrid ya da Avrupa Birliği başvurusu gibi uluslararası ya da bölgesel başvuru prosedürlerinin işletilmesi gerekmektedir.

Tanınmış Marka Ne Demektir, Diğer Markalardan Farkı Nedir?

SMK’da tanınmış markanın net bir tanımı yapılmamıştır. Bunun nedeni tanınmış marka kavramının her olayın oluş şekline göre farklılık arz etmesi ve önceden belirlenmiş kriterlere uymama ihtimalinin varlığıdır. Bu nedenle tanınmış marka kavramının tanımı genellikle Yargıtay içtihatlarında ve daha ziyade doktrinde yapılmıştır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bir kararında tanınmış marka;

“Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tarif etmek mümkündür.” şeklinde tanımlanmıştır. (Yargıtay 11. HD’nin 25.02.2007 tarihli, 2006/10222 ve 2007/13328 sayılı kararı.) Doktrinde Prof.Dr.Hamdi Yasaman tanınmış markalar denilince “bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tanınmış markalar değil, dünya çapında olmasa dahi yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen; Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birisinin vatandaşına veya o ülkelerden birisinde yerleşik olan ya da ticari veya sınaî işletmeye sahip kişilere ait markaların” anlaşılacağını dile getirmiştir.[11]”

SMK’nun 6/4. maddesi uyarınca, “sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer 1. maddesine göre tanınmış markaların” tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. SMK’nun az önce anılan maddesinde atıfta bulunulan Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer 1. maddesi; “Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu ve aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı umumen bilindiği mütalaa edilen bir markanın herhangi bir karışıklığa yola açabilecek bir şekilde..… kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re’sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini…iptal etmeyi taahhüt eder” şeklindedir. Böylelikle diğer markalardan farklı olarak tanınmış marka koruması ile ülkesellik prensibine istisna getirilmiş, korumanın Paris Sözleşmesi’ne üye ülkeler bakımından talep edildiği öteki ülkelerde de koruma altına alınması sağlanmıştır.

Bu minvalde her olay kendine özgü şartları içinde değerlendirilmek suretiyle bir markanın tanınmış sayılabilmesi için öncelikle menşe ülkesinde, ilgili sektörde, normal bir markanın ayırt ediciliği ve bilinirliğinden daha üst düzeyde bir bilinirliğe sahip olması gerekmektedir. Başka bir deyişle tanınmış marka öncelikle menşe ülkesinde toplumum ilgili kesiminde (ilgili sektörde) tanınmışlık düzeyine ulaşmış olmalıdır. İlgili sektör, markanın kullanıldığı ürün veya hizmetlerin gerçek ya da potansiyel tüketicileri, bu alandaki iş çevreleri ve markanın kullanılacağı ürün veya hizmetlerin dağıtım kanallarında yer alan görevlilerden oluşmaktadır. Öte yandan, TRIPs’in 16. maddesinin 2. bendi ise, bir hizmet veya ticaret markasının toplumun ilgili sektöründe tanınmış olmasının yeterli olduğunu vurgulamaktadır. TRIPs’in bu hükmü sayesinde tanınmış markanın sadece ürünler bakımından değil hizmetler bakımından da aynı ya da benzer sınıflar bakımından koruma göreceği netleştirilmiştir. WIPO’nun (“Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı”) 29.09.1999 tarihinde aldığı tavsiye kararında bir markanın ilgili sektörde tanınmış olmasının, tanınmış marka olarak kabulü için yeterli olacağı ifade edilmektedir. WIPO’nun anılan tavsiye kararının 2/2-(a) ve (b) maddeleri uyarınca, markanın bu çevrelerden birinde tanınması bir markanın tanınmış marka olarak kabulü için yeterlidir. SMK’nın 6/4. maddesi anlamında örneğin bir araba lastiği üreticisi firmanın ürünlerinde kullanmış olduğu markanın ilgili sektörde (yani araba lastiği sektöründe) tanınmış, iyi bilinen bir marka haline gelmiş olması tanınmış marka korumasından yararlanması için yeterlidir. Bahse konu araba lastiği markasının beyaz eşya müşteri kitlesi tarafından da bilinmesi gerekli değildir. Yine WIPO’nun 29.09.1999 tarihli tavsiye kararında bir markanın tanınmış marka olarak korunabilmesi için koruma istenen ülkede tescil veya kullanılma zorunluluğu bulunmamakta olduğu dile getirilmektedir. Ayrıca bir markanı akit devlette toplumun ilgili sektörlerinden en az birinde tanınmış olması durumunda o markanın “tanınmış marka” olarak sayılması kabul edilmekte, yalnızca bilinmesi durumunda ise tanınmış marka sayılıp sayılmayacağı ilgili akit devletin takdirine bırakılmaktadır.

Sonuç itibarıyla SMK’nın 6/4. maddesinin delaletiyle Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer 1. maddesine göre menşe ülkesinde, ilgili sektörde, tanınmış olduğu kabul edilen bir markanın -Paris Sözleşmesi hükümlerinden yararlanma hakkı bulunan- sahibinin yine Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden birinde tescil edilmiş olmamasına ya da kullanılmamasına rağmen Paris Sözleşmesi’ne üye bir başka ülkede;

• Aynı ya da benzer bir markanın

• Aynı veya benzeri mallar ya da hizmetler için bir başka üçüncü kişi tarafından tescil ettirilmesini ya da kullanılmasını önleyebilmesi mümkündür.

Yurt dışında yerleşik marka sahibinin ülkemizde tescilsiz olan ya da kullanılmayan veya her ikisi de mevcut olmayan tanınmış markasını ülkemizdeki ilgili sektörde hiç bilinmese dahi SMK 6/4. hükmünden yararlanmak suretiyle koruyabilmesi mümkün müdür? Bu konuda iki farklı görüş bulunmaktadır; bir görüşe göre tanınmış markanın kendi ülkesindeki ilgili sektörde tanınmış olması, Türkiye’ye anılan marka altında hiç ürün satmamış veya hizmet vermemiş olsa ve hatta Türkiye’deki ilgili sektör nezdinde bilinmiyor olsa dahi korunması mümkündür. Diğer bir görüşe göre ise tanınmış markanın kendi ülkesindeki ilgili sektörde tanınmış olmasından başka en azından korumanın talep edildiği Türkiye’deki ilgili müşteri kitlesi (sektör) nezdinde de biliniyor olması gereklidir. Yurt dışında tanınmış olsa da ülkemizde tescilli olmayan ve kullanılmayan bir markanın en azından ilgili sektörde tanınmışlığı ya da iyi bilinirliğinin bulunmaması halinde tanınmış marka korumasından yararlanabilmesi ve Türkiye’deki müşteri kitlesinin tanınmış markayı bilmemesinden dolayı sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir. Bu konuyu netleştiren bir Yargıtay içtihadı henüz bulunmamaktadır.

SMK’da tanınmış marka koruması ile ilgili diğer bir hüküm de 6/5. maddesidir. SMK’nın 6/5. maddesi uyarınca, tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedileceği, tescil edilmiş ise de hükümsüz kılınabileceği belirtilmiştir.

Buna göre SMK’nın 6/5. maddesi uyarınca “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” nedeniyle tanınmış olduğu kabul edilen bir marka sahibinin;

• Markanın Türkiye’de tescilli olması şartıyla

• Aynı ya da benzer bir markanın

• Aynı, benzer ya da farklı mal ve hizmetler için

• Haksız bir yararın sağlanabileceği veya,

• Markanın itibarının zarar görebileceği veya

• Ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, bir başka üçüncü kişi tarafından tescilini ya da kullanımını önleyebilmesi mümkündür.

Madde metninde geçen “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi” teriminden kasıt “tanınmış markanın tanınma derecesinin, kalite ve güven imajının, marka çok farklı sınıflarda kullanılsa bile hala tanınmış markanın sahibi işletmeden geldiği kanaatini uyandırmasına neden olacak olması”dır.[12]”

SMK’nın getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de tanınmış markayı TPMK tarafından re’sen (kendiliğinden dikkate alınacak) mutlak red sebepleri içerisinden çıkartarak nispi red sebepleri içerisine dahil etmesidir. Yani eğer yayına çıkmış bir markanın bir başka üçüncü kişiye ait tanınmış bir marka olduğu iddia edilmekte ise işbu iddiada bulunanın markanın yayınına itiraz etmesi gerekmektedir, söz konusu markanın tanınmış olup olmadığının TPMK tarafından re’sen dikkate alınması zorunluluğu artık bulunmamaktadır. TPMK, özellikle SMK’nın 6/5. maddesi anlamında tanınmışlık iddiasına dayalı olarak yapılan itirazları incelerken aşağıdaki sırayı takip eden bir değerlendirmeyi dikkate almaktadır:

a) İtiraza gerekçe olarak gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye’de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,

b) İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların ilişkilendirilme ihtimali de dâhil olmak üzere karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzer olup olmadıkları,

c) İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye’de tanınmış olup olmadığı,

d) Tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanıp sağlanmayacağı,

e) Markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,

f) Markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.

Burada sayılanlardan ilk üç koşulun herhangi birinin sağlanmaması durumunda takip eden basamaklar için herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur. Öte yandan, ilk üç koşulun sağlanması halinde son üç koşuldan herhangi birinin varlığı yeterli görülecektir.

Bununla birlikte her farklı mal ve hizmet açısından kullanım nedeniyle markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı, tanınmış markanın itibarına zarar verileceği ya da ayırt edici niteliğinin zedeleneceği sonucu çıkarılamaz. Mevcut olayın niteliğine göre söz konusu koşulların iddia eden tarafça ispatlanması gerekir.[13]

Aşağıda sayılan bilgi veya belgeler tanınmışlığın ispatı konusunda sıklıkla kullanılan ve kullanılabilecek bilgi ve belgeler olarak öne çıkmaktadır.

• Markanın kullanımına ilişkin bilgi veya belgeler,

• Markanın reklam ve tanıtımına ilişkin bilgi veya belgeler,

• Markanın tanınmışlığına ilişkin verilmiş mahkeme veya TPE kararları,

• Marka sahibinin markasını korumak için yürüttüğü faaliyetler,

• Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış olan anket çalışmaları,

• Markanın pazar payı ve satış rakamları,

• Marka sahibine ilişkin bilgiler (şube sayısı, dağıtım kanalları),

• Sertifikalar, ödüller,

• Markayla ilgili gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar,

• Haberler, makaleler.[14]

   

1995 yılında WIPO bünyesinde oluşturulan “Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi”, tanınmışlığın belirlenmesi konusunda yaptığı çalışmaları 20-29 Eylül 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda aldığı “Ortak Tavsiye Kararı” ile açıklayarak bir markanın tanınmışlığının belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterleri öneri babında ortaya koymuştur. Bahse konu kriterler, Yargıtay içtihatlarında sıklıkla dikkate alınmaktadır. Söz konusu kriterler şöyledir;

• Halk arasında ilgili sektörde söz konusu markanın bilinme ya da tanınma derecesi,

• Markanın kullanımının süresi derecesi ve coğrafi bölgesi,

• Markanın uygulandığı ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki tanıtımları, reklâm ve sunumlarının süresi, derecesi ve coğrafi bölgesi,

• Markanın tanınması ya da kullanımını etkileyen başka tescillerin ve/veya tescil başvurularının süresi ve coğrafi bölgesi,

• Markanın etkili korunmasının belgeleri ve özellikle taraf ülkelerin idari ya da yargılama yetkisine sahip kuruluşlarının, markayı tanınmış marka olarak tanımalarının derecesi,

• Markanın ekonomik değeri.

Bundan başka bir de TPMK (o zamanki adı ile “Türk Patent Enstitüsü”) tarafından 2006 yılında, “Markaların Tanınmışlık Düzeyi ile İlgili Esaslar ve Uygulaması Hakkında Tebliğ” yayınlanmış ve markanın ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyinin aşağıda yer alan 18 kriter çerçevesinde değerlendireceğini ifade etmiştir;

1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),

2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)

3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?

4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)

5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)

6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında , verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)

7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?

8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.

9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),

10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?

11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?

12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir’?

13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?

14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece “gazozlar” için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)

15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?

16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?

17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?

18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.

Markanın Başka Ülkelerde de Korunması Mümkün Müdür? Uluslararası Başvuru Nedir, Nasıl Yapılır?

Bir marka sadece tescil ettirildiği ülke sınırları içerisinde korunur, markanın ülke sınırları dışında da korunması isteniyorsa bölgesel ya da uluslararası marka başvurusunda bulunmak gerekmektedir. Bunun için her ülkede ayrı ayrı lokal marka vekilleri ile çalışılması ve başvuruların bu şekilde yapılması hem daha meşakkatli hem de daha pahalı olduğu için bu konuda ülkeler arasında başvurunun merkezi bir ofis nezdinde yapılmasına olanak tanıyan uluslararası anlaşmalar yapılmış ve tek başvuru ile birden fazla ülkede marka başvurusu yapabilme ve bu sayede tescil ettirebilme imkânı getirilmiştir. Bu anlaşmalardan birisi de “Madrid Protokolü” olup ülkemiz bu protokolün üyesidir. Bu protokole göre işbu protokolün üyesi ülkelerden birisinde marka başvurusu ya da tescili olan gerçek ya da tüzel kişi, başvurunun yapıldığı ya da tescilin bulunduğu ülkenin marka ve patent kurumu aracılığıyla WIPO nezdinde uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir. Ülkemizde yapılan marka başvurusundan ya da marka tescilinden sonra TPMK aracılığıyla (İlgili belgeleri hazırlayıp TPMK’ya bu konuda ödenecek ücreti ödemeyi müteakip) uluslararası marka başvurusunda bulunabilmek mümkündür. Uluslararası marka başvurusu Türkiye’de yapılan bir ulusal marka başvurusuna göre daha pahalı bir süreç olmakla birlikte seçilen ülke ofislerinin her birinde münferiden yapılacak olan yerel başvurulardan çok daha ucuzdur ve başvuru ücretleri İsviçre Frangı üzerinden talep edilmektedir. Uluslararası marka başvurusunda gereksiz yere zaman ve masraf kaybı yaşamamak için markanın tescil edilmek istendiği ülkeler marka sahibi ve marka vekili tarafından müştereken -markanın kullanılacağı ürün ve/veya hizmetler dikkate alınarak- stratejik bir yaklaşımla belirlenmeli, buna göre ödenecek muhtemel toplam ücret önceden hesaplanmalı ve markanın, tescili talep olunan ülkelerde istenilen ürün ve/veya hizmetlerde tescilinin mümkün olup olmadığına dair kapsamlı ön araştırma/bir hukuki risk analizi mutlaka yaptırılmalıdır. Bu analiz ulusal bir başvuru aşamasında yapılacak ön araştırma/hukuki risk analiz ile kıyaslandığında çok daha fazla dikkat isteyen ve zaman alan bir inceleme gerektirmektedir. Zira marka sahibi tarafından seçilmiş olan tüm ülkelerin ulusal marka veri tabanları ile WIPO’nun veri tabanında ayrı ayrı araştırma yapılmaktadır. Bu sebeple de uluslararası başvurunun bu konuda bilgisi ve deneyimi olan mümkünse hukukçu marka vekilleri aracılığıyla yapılması daha doğru olacaktır.

Uluslararası başvuru TPMK aracılığıyla WIPO’ya yapılır, TPMK başvuruda şekli bir eksikliğin bulunup bulunmadığına dair bir araştırma yaptıktan sonra herhangi bir eksiklik bulmaz ise uluslararası başvuruyu markanın tescilinin talep olunduğu ülkelerin marka ve patent ofislerine gönderir. Ülkeler bazında başvurular ayrı ayrı değerlendirilmeye tabi tutulur. Ülke ofisleri başvuruyu hiçbir sorun yaşanmaksızın kabul ederek tescil edebilecekleri gibi re’sen ya da itiraz üzerine red de edebilirler. Bu durumda karara itiraz için o ülkede mukim bir marka vekili ile çalışmak gerekmektedir, zira Türkiye’de ulusal başvuruyu ve hatta uluslararası başvuruyu yapan Türk vekilin yurt dışındaki marka ve patent ofisleri nezdinde işlem yapabilme hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

Bazen de ülke ofisleri başvuru hakkında geçici red kararları vermektedirler, bu suretle, o ülke mevzuatına göre uluslararası başvuruda mevcut olan bir eksikliğin yada yanlışlığın marka başvuru sahibi tarafından kendisine tanınacak süre içerisinde giderilmesi amaçlamaktadır. Örneğin bir ülke ofisi, çok geniş bulduğu bir sınıf kapsamının netleştirilmek sureti ile başvuru sahibine tanıdığı süre zarfında daraltılması için geçici bir red kararı verebilir. Anılan red kararına karşı da yine o ülkede mukim bir vekil aracılığıyla yanıt vermek ve işlem yapmak gerekmektedir.

Uluslararası başvuru, ülkemizde yapılan marka başvurusuna 5 yıl süreyle tabidir, dolayısıyla ülkemizdeki marka başvurusunun reddi uluslararası başvurunun da reddi anlamına gelir. Bu nedenle zaman ve para kaybına yol açmamak bakımından Türkiye’de yapılmış olan marka başvurusunun kesinleşmesinden sonra uluslararası başvuru yoluna gidilmesi stratejik açıdan daha doğru olacaktır. Markanın Türkiye’de tescil ettirilmesinden sonra uluslararası tescil prosedürüne başvurulması halinde marka Türkiye’de tescil ettrilmiş olduğu için -başvuru halindeki markadan farklı olarak- herhangi bir süre ile uluslararası başvurunun yerel başvuruya bağlılığı bulunmamaktadır. Uluslararası marka başvurularının tescilin talep edildiği ülkelerde tescil sürecinin tamamlanması 18 ayı bulabilmektedir. Süreç içindeki gelişmeler marka başvuru sahibine ya da başvuru vekil ile takip edilmekte ise marka vekiline fasılalar halinde WIPO tarafından bildirilmektedir.

Öte yandan, Madrid Protokolü’ne üye Avrupa Birliği ülkeleri açısından yeri gelmişken belirtelim ki 2007 yılı itibarıyla Avrupa Birliği de Madrid Protokolü bünyesine katılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, Madrid Protokolü kapsamında -ayrıca bu protokole üye olan- AB ülkelerini uluslararası başvuru aşamasında münferiden seçmek yerine “Topluluk Markası” olarak yapılacak tek bir başvuru ile topluluğa üye olan tüm ülkelerde koruma talep edilebilmektedir. Ya da bir sonraki paragrafta bahsetmiş olduğumuz handikap nedeniyle başvuru sahibi tarafından tayin edilecek olan her bir AB ülkesi için anılan protokol kapsamında birbirinden bağımsız ve ayrı bir seçim yapılması tercih edilebilecektir.

Madrid Protokolü kapsamında Topluluk Markası’nın tescili için başvuru halindeki markanın Topluluğa dâhil tüm ülkelerde tescil edilebilir olması şarttır. Yapılan başvurular bütün AB ülkelerinde ayrı ayrı incelendiğinden Topluluğa dâhil bir ülkede dahi tescile engel bir durum varsa anılan protokol kapsamında Topluluk Markası almak mümkün değildir. Bu durum da Madrid Protokolü kapsamında Topluluk Markası seçiminin yarattığı önemli bir handikaptır. Bu handikabı aşmak için tavsiyemiz, anılan protokol kapsamında Topluluk Markası seçiminin maliyeti ile münferiden tayin edilmiş olan AB ülkelerinin başvuru maliyeti arasında kıyaslama yapmak ve seçilen AB ülkelerinin sayısı ve başvuru sahibi açısından taşıdıkları önemi dikkate alarak oluşabilecek kümülatif riski minimize edecek bir tercihte bulunmak olacaktır.

Marka Sahibinin Markasından Yararlanma Hakkının Süresi Nedir?

Marka tescili marka sahibine, markanın TPMK nezdinde tescil ettirilmesini takiben başvuru tarihinden başlamak üzere 10 yıllık bir koruma sağlar ve her 10 yılda bir yenilenmek kaydıyla bu süre her defasında 10 yıl daha uzatılabilir. Yenileme işlemi, marka sahibi tarafından süresinde yenileme harcının yatırılması ile tamamlanır. Yenileme zamanı, başvuru tarihinden 10 yıl sonrasına tekabül eden son sürenin 6 ay öncesinden başlar. Bu süre zarfında yenilenmeyen markaları, yenileme süresinin tamamlanmasından sonraki 6 ay içinde gecikmiş yenileme prosedüründen faydalanmak suretiyle yenileyebilmek mümkündür, fakat bu durumda normal yenileme ücretinin iki katına denk gelen bir ücretin ödenmesi gerekmektedir.

Marka Sahibinin Markasını Tescil Ettirdikten Sonra Kullanma Yükümlülüğü Var Mıdır? Kullanmaz İse Bu Bir Sorun Teşkil Eder Mi?

Marka sahibinin markasını tescil ettirdiği tarihten sonraki 5 yıl içinde tescil ettirmiş olduğu ürün ve/veya hizmetlerde ciddi ve aralıksız bir biçimde kullanması gerekmektedir. Bu anlamda, marka sahibi, markasını tescil tarihinden itibaren kullanmaya başlamış ve fakat bir noktada kullanmaya son vermiş ve bu tarihten itibaren markasını -haklı bir neden olmaksızın- aralıksız olarak 5 yıl süre ile ciddi bir biçimde kullanmamış ise kullanma yükümlülüğüne aykırı davranmış olacaktır. Böyle bir durumda kullanmadığı sınıflarda markasının aynısının, ayırt edilemeyecek derecede benzerinin veya benzerinin üçüncü bir kişi tarafından marka tescil başvurusunun yapılması halinde işbu başvurunun yayınına karşı SMK’nın 6/1. maddesi uyarınca dosyalayacağı itirazda başvuru sahibi (5 yıllık kullanım süreleri geçmiş olan) itiraza konu marka/lar açısından “Kullanmama Def’i” ileri sürdüğünde, markasını ciddi bir biçimde kullanmış olduğunu ya da kullanmamasının haklı bir nedene dayandığını ispat edemez ise yayına itirazı dikkate alınmayacak ve markasını kullanmadığı sınıflar bakımından bir başka üçüncü kişinin markasının aynısının, ayırt edilemeyecek derecede benzerinin veya benzerinin tescil edilerek kullanılmasına rıza göstermek mecburiyetinde kalacaktır. Aynı durum marka sahibinin, uyuşmazlık konusu markaların aynı ya da benzer olduğu iddiası ile üçüncü bir kişiye karşı SMK’nın 6/1. maddesi uyarınca açacağı tecavüz davasında da vuku bulabilir. Tecavüz davası açıldığında davalı taraf ileri süreceği “Kullanmama Defi” ile davacının tecavüz iddiasına konu etmiş olduğu markasının/markalarının -uyuşmazlık konusu mal ve/veya hizmetlerde- dava tarihine ön gelen 5 yıl boyunca ciddi bir biçimde kullandığının ispatını talep edebilir. Davacı (Marka sahibi) bu kullanımı ispatlayamaz ise açtığı tecavüz davası kullandığını ispatlayamadığı marka/lar açısından reddolunacaktır. Bu nedenle, marka sahiplerine ileride ortaya çıkabilecek bu gibi itirazları layıkıyla savuşturabilmeleri için markalarını taşıyan tarihi belli belgeleri (Broşürler, takvimler, kataloglar, dergiler, fuar katılım belgeleri, gazete haberleri, faturalar vb.) markaların tescil edildikleri tarihten itibaren bilinçli bir şekilde toplamak ve dosyalamak sureti ile her bir marka için birer kullanım dosyası oluşturmaları tavsiye olunmaktadır.

Bu arada yeri gelmişken belirtelim ki özellikle tanınmış bir marka ile aynı veya benzer olduğu iddiasıyla SMK’nın 6. maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, başvuru sahipleri, itiraz gerekçesi tanınmış markaların kullanılmadığını ileri süremez. Diğer taraftan, kullanmama iddiası, TPMK tarafından 5/1(ç) bendi kapsamında ‘başvuru konusu markanın aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER OLDUĞU gerekçesiyle verilen ret veya kısmi ret kararları bakımından da defi olarak ileri sürülemez. Bu bağlamda, başvuru sahibinin 5/1(ç) bendi kapsamında verilen ret veya kısmi ret kararına gerekçe oluşturan marka veya markaların kullanılmadığına ilişkin iddiası itiraz incelemesinde dikkate alınmaz. Bu kural marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak tecavüz davaları açısından da geçerlidir.

Marka Sahibinin Hakları Nelerdir?

Marka sahibinin tescil ettirmiş olduğu markayı, tescil ettirmiş olduğu şekli ile kayıtlı olduğu sınıflardaki ürün ve/veya hizmetlerde kullanma hakkı vardır. Bunun yanı sıra markası üzerinde lisans, rehin, devir gibi haklarını sınırlayıcı yasal işlemlerde bulunabilme ve markasını teminat olarak gösterebilme hak ve yetkisine sahiptir. Buna ek olarak marka sahibinin (izinsiz yapılması hâlinde), aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı da bulunmaktadır (SMK Md. 7/2):

a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Yine marka sahibi yukarıda bahse konu haklarına ilaveten markasının (işaretin) ticaret alanında kullanılması şartıyla aşağıda yer alan eylemleri marka hakkına dayalı olarak yasaklama hakkına da sahiptir (SMK Md. 7/3);

a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.

b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.

c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.

ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.

d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.

e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.

f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Tescil Edilmiş Bir Marka Hükümsüz Kılınabilir mi, İptal Edilebilir mi?

Bir markanın tescil edildikten sonra hükümsüz (geçersiz) kılınması mümkündür. Marka SMK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen hükümlerine aykırı olarak (örneğin ayırt edicilik vasfı yoksa veya ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten bir özelliğe sahipse ya da bir başkasının markası ile aynı ya da benzer sınıflarda karıştırma ihtimaline sahipse vb.) tescil edilmiş ise işbu markanın hükümsüzlüğü mahkeme kanalı ile talep edilebilir. Menfaati olanlar, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilirler. Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında TPMK taraf gösterilmez. Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Markanın kendisini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Marka tescil sürecinde yayına itirazdan sonraki 1 aylık yayına itiraza beyan süresi içerisinde marka başvurusu sahibi tarafından (SMK’nın 6/1. maddesi uyarınca) ileri sürülebilecek kullanmama def’i de hükümsüzlük davasının davalısı tarafından davacıya karşı ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde davalı tarafından belli ürün ve/veya hizmetler yönünden kullanmama def’i ileri sürüldü ise markasını söz konusu ürün ve/veya hizmetler bakımından ı dava tarihinden önceki 5 yıllık sürede ciddi bir biçimde kullanmış olduğunu ispatlar delillerini Mahkemece kendisine verilen süre zarfında dosyaya sunmak zorundadır, sunamaz ise ikame etmiş olduğu hükümsüzlük davası esasa geçilmeden reddolunacaktır (SMK md. 25). SMK’nın 6/1. maddesine binaen markalar arasındaki karıştırma ihtimali dışındaki hükümsüzlük nedenleri bakımından (örneğin SMK’nın 6/5. maddesine binaen tanınmış marka nedeniyle ikame olunmuş bir hükümsüzlük davasında) davalı tarafça kullanmama def’inde bulunulabilmesi mümkün değildir (SMK md. 25).

Markanın tescilden sonra iptalinin talep edilebilmesi de mümkündür. Buna göre;

a) Markanın marka sahibi tarafından SMK’nın 9. maddesindeki şartlar mucibince tescil edilmiş olduğu ürün ve hizmetler bakımından tescilden itibaren 5 yıllık süre zarfında ya da kesintisiz olarak 5 yıl ciddi bir biçimde kullanılmamış olması,

b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

ç) Garanti markası ya da ortak markanın teknik şartnamesine aykırı kullanımın olması iptal nedenleridir.

Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür. Yasa hükmü gereğince ilgili kişiler yukarıda belirtilen şartlara sahip bir markanın iptalini TPMK’dan isteyebilirler, fakat şu anki uygulamadaki durum iptal talebinin yetkili ve görevli mahkemelerden istenebileceği yönündedir, iptal konusunda gerekli yetkinliğe erişebilmesi bakımından TPMK için SMK’nın yürürlüğe giriş tarihi olan 17.01.2017 tarihinden itibaren 7 yıllık bir geçiş süreci öngörülmüştür. Kurum iptal taleplerine 17.01.2024 tarihinden itibaren bakabilecektir.

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hâlinde bu karar marka başvuru tarihinden itibaren etkili olup, markaya yasayla sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır. Markanın iptaline karar verilmesi hâlinde ise bu karar, iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep üzerine, iptal hâllerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması hâlinde iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verilebilir. Marka sahibinin ağır ihmali veya kötü niyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük kararlarının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları etkilemez:

a) Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.

b) Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler. (SMK Md. 27)

Bir Markanın Kötü Niyetli Olarak Tescil Ettirilmesi Mümkün müdür? Kötü Niyetli Tescile Karşı Marka Sahibi Hangi Yasal Yollara Başvurabilir?

“Marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı bir şekilde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yarar elde etmek, markayı gerçekte kullanmayıp yedeklemek, marka ticareti yapmak, gerçek hak sahibinin piyasaya girişini engellemek, gerçek hak sahibine maddi veya manevi zarar vermek amaçlarına … yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir….”.[15]

Bu amaçlarla kötü niyetli olarak yapılmış bir marka başvurusuna SMK’nın 6/9. maddesi uyarınca itiraz edebilmek mümkün olduğu gibi kötü niyetli olarak yapılan marka başvurusu tescil edilmiş ise hükümsüzlüğü için dava ikame edilebilmesi de mümkündür. Kötü niyetin varlığı başvuru tarihi itibarıyla dikkate alınacak olup kötü niyet nedeniyle ikame olunacak hükümsüzlük davalarının zamanaşımına tabi olması ya da davalı tarafın davacı tarafa karşı kullanmama def’i ileri sürebilmesi de mümkün değildir. Kötü niyetli marka tescili aynı zamanda TTK 55 ve devamı maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümlerine ve Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Marka Sahibinin Marka Üzerindeki Hakları Ne Zaman Doğar?

Tescilsiz markalar bakımından marka üzerindeki haklar, markanın zaman içinde ciddi bir biçimde kullanılarak müşteri kitlesi nezdinde ayırt edicilik kazandırılması şartıyla ilk kullanılmaya başladığı tarihten itibaren başlar. Tescilli markalar bakımından ise markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez. (SMK Md. 7/4)

Marka Sahibi, Hak Sahibi Olduğunu Nasıl İspatlayabilir?

Tescilsiz markalar bakımından yukarıda da belirtildiği üzere marka üzerindeki haklar, markanın zaman içinde ciddi bir biçimde kullanılarak müşteri kitlesi nezdinde ayırt edicilik kazandırılması şartıyla ilk kullanılmaya başladığı andan itibaren başlayacağından bu tarihten itibaren marka sahibinin markası üzerindeki hakkını ispatlaması için markasını ciddi bir biçimde kullandığını, üzerinde tarih taşıyan belgeler ile ispatlaması gerekmektedir. Ancak bu takdirde markasından doğan hakları markasını ihlal eden kişilere karşı ileri sürebilir ki bu durumun da ispatı her zaman kolay olmamaktadır. Buna karşılık tescilli marka sahibinin marka hakkı sahibi olduğunu ispatlaması için tescil belgesini sunması ve bu belgeye dayanması yeterlidir.

Marka Sahibi, Sahip Olduğu Haklardan Hangi Şekillerde ve Nasıl Yararlanabilir?

Sınai mülkiyet hakkı devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. (SMK Md.148) Marka sahibi markasının tescilli olduğu sınıfların bir kısmı ya da tamamı üzerinde bir başka üçüncü kişiye yer, sayı ve süre ile sınırlı olarak kullanım hakkı tahsis edebilir yani markasını lisanslayabilir. Marka sahibi markası üzerindeki kullanım hakkını üçüncü kişiye münhasıran (exclusive) veyahut münhasır olmayan (non-exclusive) bir şekilde lisanslayabilir. İnhisari şekilde lisans verilmesi halinde markayı ne lisans veren ne de bir başkası anlaşma süresi boyunca kullanabilir, markanın kullanım hakkı sahibi sadece lisans alan olur. İnhisari olmayan şekilde verilen marka lisansında ise markayı marka sahibi de dahil olmak üzere lisans alan ile birlikte başka üçüncü kişiler de yine marka sahibinin izniyle kullanabilirler. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. (SMK Md. 24) Lisans hakkı sahiplerinin bu haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmeleri için lisans haklarını marka siciline kaydettirmeleri gereklidir, aksi takdirde bu haklarını iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremezler. (SMK Md.148) Örneğin marka kullanım hakkını inhisari (exclusive) olarak marka sahibinden almış olan lisans sahibi, işbu lisans hakkını sicile kaydettirmez ise markayı haksız olarak kullanan üçüncü kişilere karşı ileri süremez, marka tecavüzlerini önleyemez. Aynı durum inhisari olmayan (non-exclusive) lisans sahipleri için de geçerli olup inhisari lisans sahiplerinden farkları, marka sahibinin marka kullanım hakkını bir başkasına vermesine engel olma haklarının bulunmamasıdır.

Marka sahibi marka hakkını bir başka üçüncü kişiye devir de edebilir. Marka hakkı üzerindeki tasarruf muameleleri yazılı şekilde yapılır, bu bir geçerlilik şartıdır. Bununla birlikte devrin geçerli olabilmesi için ayrıca noter onaylı olarak yapılması gerekmektedir, bu da bir geçerlilik şartıdır. (SMK Md.148) Devri yapıldıktan sonra SMK’da zaruret olmasa da devrin sicile marka sahibi adına işlenmesi tavsiye olunur, aksi takdirde markayı devralan iyi niyetli üçüncü kişilere karşı devirden doğan haklarını ileri süremez. Markada ülkesellik prensibi geçerli olduğu için devrin ülkemizdeki belli bir bölgeyi kapsayacak bir şekilde yapılabilmesi mümkün değildir.

Marka Lisans/Devir Sözleşmelerin Hazırlanmasında Özellikle Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

a) Sözleşme yazılı olarak yapılmalıdır. (Yukarıda da dile getirildiği üzere bu bir şekil/geçerlilik şartıdır.)

b) Sözleşmenin hangi markalar ile ilgili olduğu (tescil no’su ve ismi belirtilmek sureti ile) net bir şekilde belirtilmelidir.

c) Yine sözleşmenin hangi sınıflar ile ilgili olduğu yani lisans ya da devrin tam ya da kısmi (markanın tescilli olduğu sınıfların dolayısıyla ürün ve/veya hizmetlerin tamamında mı yoksa bir kısmında mı) olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.

d) Lisans anlaşmalarında marka üzerindeki kullanım hakkının inhisari ya da inhisari olmayan şekilde mi verildiği açıkça belirtilmelidir.

e) Lisans anlaşmalarında sözleşmenin geçerli olacağı yer ve süre tek tek belirtilmelidir.

f) Marka sahibinin marka üzerinde tek ve gerçek hak sahibi olduğu, marka üzerinde haciz vb. bir sınırlamanın bulunmadığı, marka sahibinin hakları devirde ya da lisanslamada herhangi bir engelinin bulunmadığı, markaya ilişkin üçüncü kişilerin haklarının ihlaline yönelik taleplerin oluşması halinde bundan sorumlu olacağı -sorumluluk kapsamı detaylandırılmak üzere- belirtilmelidir.

g) Marka ile ilgili olarak üçüncü bir kişinin gerçek hak sahibi olduğu iddiasıyla lisans/devir alana karşı dava açması halinde eser sahibi ile devralanın/lisans alanın sözleşmedeki hak ve sorumlulukları kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde belirtilmelidir.

h) Markaya tecavüz halinde tarafların hak ve sorumlulukları açık bir şekilde düzenlenmeli, tecavüz eylemine karşı yasal yollara başvurma hakkına ve bu hakka sahip olan taraf/lara yönelik hükümlere yer verilmelidir.

i) Devre ya da lisansa konu markadan doğan mali hak bedelinin ödeme yöntemi, yeri ve zamanı net bir biçimde belirtilmelidir.

j) Lisans anlaşmalarında, taraflar arasındaki anlaşmanın herhangi bir nedenle son bulması halinde marka üzerindeki hakların marka sahibine geri döneceği belirtilmelidir.

k) Devir sözleşmelerinin geçerliliği, yazılı ve noter tarafından onaylanmış olmalarına bağlı olduğundan, bu şekilde yapılmak suretiyle TPMK nezdinde devir işlemi gerçekleştirilmelidir.

Markalı Bir Ürünün Fiziki Mülkiyetini Elinde Bulunduran O Markanın Sahibi Sayılır mı?

Hayır sayılmaz, sadece elinde bulundurduğu markalı ürünün ya da ürünlerin malikidir. Bu durum onu marka sahibi yapmaz ve elinde ne kadar markalı ürün bulunursa bulunsun o ürünlerin üzerindeki markayı da dilediği gibi kullanamaz ve hatta markaya zarar verici eylemlerde de bulunamaz, mesela ürünün markasını silerek ya da üzerini kapatarak satamaz. Sadece malların bir araya getirilerek satıldığı ortamlarda örneğin kendi dükkanında veya dijital alışveriş platformlarında o markalı ürünleri sattığının duyurusunu yapabilir.

Marka Hakkına Tecavüz Ne Demektir? Böyle Bir Durumda Hak Sahibi Hangi Yasal Yollara Başvurabilir?

Markaya tecavüz sayılan durumlar SMK’nın 29. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılırlar:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde (Yukarıda “Marka Sahibinin Hakları Nelerdir?” sorusuna verilen yanıtta açıklandığı şekilde) kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Taklit Ürün Ne Demektir?

Sahibinden izin alınmaksızın, orijinal markalı bir üründen, doğrudan veya dolaylı bir şekilde veyahut verilen bir iznin aşılması suretiyle çoğaltma yapılarak elde edilen ürünler taklit ürünler olup bu ürünlerin üretimi, satımı, dağıtımı, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarılması, ithal işlemine tabi tutulması, ihraç edilmesi, ticari amaçla elde bulundurulması veya bu ürüne dair sözleşme yapılması hem marka hakkına tecavüz hem de suçtur. Örneğin marka olarak tescilli olup da sahibinden izin alınmaksızın üretilen çizgi film karakteri Mickey Mouse baskılı tişörtler ve diğer ürünler korsan/taklit markalı ürün kavramı içerisinde yer alırlar. Bu ürünlere karşı hak sahipleri gümrüklerde durdurtma dahil tecavüzün önlenmesi ve durdurulmasına yönelik tüm yasal yollara başvurabilirler.

Markalı Taklit Ürünlerin Gümrükte Durdurulması Mümkün Müdür?

Markalı taklit ürünlerin gümrükte durdurulması prosedürü 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 57. maddesine atıfla yine aynı Yasa’nın 77. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre marka üzerindeki haklara tecavüz oluşturması ihtimali bulunan durumlarda yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, Gümrük Kanunu’nun 57. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği hükümleri uygulanır. SMK kapsamına giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın gümrük işlemleri; hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine veya söz konusu eşyanın sahte markalı ya da telif hakkına tabi korsan ürün tarifine uyduğuna ilişkin açık deliller olması halinde, re’sen gümrük idareleri tarafından durdurulur. Durdurma kararı ithalatçıya veya hak sahibine veya temsilcisine bildirilir ve akabinde geçişi durdurulan ürünlerden numune ya da fotoğraf alınmak sureti ile durdurma kararının verildiği tarihten itibaren on (10) gün içinde yetkili ve görevli mahkemeye başvurarak tedbir talepli dava ikame etmesi/Savcılığa şikâyette bulunması ve ithalatın önlenmesi veya ihtiyati tedbir/arama el koyma kararı temin etmesi gerekmektedir.

Marka Hakkının İnternette İhlali Halinde İçerik, Erişim ve Yer Sağlayıcılarının Hukuki Sorumlulukları Nelerdir?

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca İnternet aktörlerine de belli sorumluluklar yüklenmiştir. İlgili Yasa’nın 4. maddesi uyarınca; içerik sağlayıcı, İnternet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. Bu, bir ürünün marka sahibinin izni olmadan üretilerek İnternet ortamında satımına olanak sağlanması halinde, hak ihlalinden içerik sağlayıcının sorumlu tutulabileceği anlamına gelmektedir. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre sorumludur. Erişim sağlayıcıları, aynı Yasa’nın 6/2. maddesi uyarınca, kendisi aracılığıyla erişilen sitelerde satılan ürünlerin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluk gerektirip gerektirmediklerini kontrol etmekle yükümlü tutulmadıkları halde, Md. 6/1-a uyarınca herhangi bir kullanıcının yayınladığı hukuka aykırı eylemden/satıştan uyar-kaldır prosedürü uyarınca haberdar edildikleri takdirde, erişimi engellemedikleri durumlarda sorumlu tutulacaklardır. Aynı yükümlülük yer sağlayıcıları için de geçerli olup, Md. 5 uyarınca hukuka aykırı içeriğin yayından çıkarılmaması halinde kendilerine karşı dava ikame olunabilmesi mümkündür.

 

[1] Özden&Güçlü Hukuk bürosunun kurucu ortaklarından olup, uzmanlık branşı olan fikri mülkiyet hukuku alanında avukatlık mesleğini ve çeşitli Üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevini icra etmektedir. (fatih@mfatihguclu.av.tr – info@ozdenguclulegal.com, www.ozdenguclulegal.com)

[2] Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku – 4. Baskı, İstanbul 2018, Sy. 334

[3] TPMK, Marka İnceleme Kılavuzu 2019, s.195

[4] TPMK, Marka İnceleme Kılavuzu 2019, s.188

[5] TPMK, Marka İnceleme Kılavuzu 2019, s.190

[6] TPMK, Marka İnceleme Kılavuzu 2015, s.36

[7] TPMK, Marka İnceleme Kılavuzu 2019, s.199

[8] Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku – 4. Baskı, İstanbul 2018, Sy. 208

[9] Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku – 4. Baskı, İstanbul 2018, Sy. 208

[10] TPMK, Marka İnceleme Kılavuzu 2019, s.23

[11] Yasaman Hamdi- Tanınmış Marka Kriterleri ve İspatı Sorunu, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt 1, Sy. 1189.

[12] Çolak, Uğur, Türk Marka Hukuku – 4. Baskı, İstanbul 2018, Sy. 363

[13] Marka İnceleme Kılavuzu – 2015 Sy.133

[14] Marka İnceleme Kılavuzu – 2015 Sy.144

[15] Türk Patent Enstitüsü Marka İnceleme Kılavuzu, 2011, sh. 142