Şirket Yatırım ve Devralmalarında Marka Validasyonu

ŞİRKET YATIRIM VE DEVRALMALARINDA MARKA VALİDASYONU

Yazar : Av. Önder Özden[1]

Bu makalemizde ülkemizde gerçekleştirilen şirket yatırımlarında veya devralmalarında (kısaca “Yatırım veya Devralma” diye) çoğunlukla hak ettiği önemin türlü nedenlerle verilmediğini müşahede ettiğimiz yatırım yapılan ya da devralınan şirketin (bundan böyle yatırım yapılacak ya da devralınacak şirket kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) -hisse bedelinin değerlemesinde maddi varlıklarına kıyasla çok daha öncü ve belirleyici bir role sahip olan gayri maddi haklarından- markalarının valide edilmesi sürecine değinilecek ve bu doğrultuda, stratejik açıdan üzerinde önemle durulması gerektiğini düşündüğümüz hususlara dikkat çekilecektir. 

Böylelikle yatırım veya devralma sürecinde Şirketin değerini büyük bir oranda belirleyecek olan öncü marka/ları ile alt ve seri markalarından oluşan marka portföyüne yönelik olarak yaşanabilecek bir ihmalin yol açabileceği kaotik sonuçların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Öyle ki, markalar şirketlerin marka bilinirliğinin güçlendirilmesinde ve taklide karşı koruma sağlanmasında anahtar role sahiptirler.  Markaların taşıdıkları bu öneme binaen yatırım veya devralma süreçlerinde “marka validasyonu” olarak tanımlanabilecek olan sürecin mutlaka tamamlanması gerekmektedir zira markaların Yasa’ya uygun bir şekilde tescil ettirilip ettirilmedikleri, kullanılıp kullanılmadıkları ve korunup korunmadıkları ancak bu sürecin sonunda saptanabilmektedir. Hal böyle iken yatırım veya devralma süreçlerinde marka validasyonundan imtina eden ya da bu konuda ihmalkâr davranan yatırımcılar, yatırım veya devralma sürecinin sonunda hak sahipliği ile kullanım ve koruma kapsamını sınırlandıran, daha da önemlisi yatırım veya devralma sürecinin yeniden fiyatlandırılması, yapılandırılması ve daha da kötüsü sürecin -cezai şartlar göze alınarak- zorunlu olarak terk edilmesi gibi beklenmedik güçlüklerle karşı karşıya kalacaklardır.

Bu gerçeklerden hareketle herhangi bir yatırım veya devralma sürecinde Şirkete ait fikri haklar portföyü -konumuz özelinde marka portföyü- üzerinde marka validasyonu[2] adı altında ayrı bir denetimin/inceleme çalışmasının (kısaca “Marka Portföyü/MP Denetimi” diye) -şirketler hukukunda uzman hukukçuların MP Denetiminde yetersiz kalabilecekleri hususlar olabileceği dikkate alınarak- muhakkak fikri haklar alanında uzman hukukçular ve vekiller (kısaca “FH Ekibi” diye) eliyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Şirketin mülkiyetinde bulunan tüm markalar ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalı, sınıflandırılmalı ve stratejik bir yaklaşımla irdelenerek sadece o andaki değil gelecekte hasıl olabilecek ihtiyaçlar da gözetilmek suretiyle değerlendirilmelidirler. 

Bu süreçte markalar açısından söz konusu olabilecek sorunlar genellikle;

  • Tescilsiz olarak kullanılan markalar,
  • Sicil işlemleri tamamlanmamış ya da hatalı bir şekilde tamamlanmış olan markalar,
  • İleride üçüncü kişilerin markalarını ihlal etme potansiyeline sahip markalar,
  • Şirket tarafından devralınmış olmakla birlikte Şirket adına sicilde devir işlemlerinin tamamlanmamasına karşın Şirket tarafından fiilen kullanılmaya devam edilen markalar ve 
  • MP Denetimi sürecinde devam etmekte olan uyuşmazlıklara konu olan markalar açısından ortaya çıkmaktadır.

Diğer yandan Şirketin tescilli markaları, bürokratik ya da hukuki açıdan sorunlu olmasalar bile yatırımcının halihazırda iştigal ettiği ya da ileride iştigal etmeyi planladığı faaliyet alanlarını içine alan ürün ve/veya hizmet gamında tescilli olmayabilmektedirler.  

Tüm bu hususların değerlendirilmesi yatırım sürecinin sonuna kesinlikle bırakılmamalıdır; aksi halde, işlem kapanışı (kısaca “Kapanış” diye) sonrasında ortaya çıkabilecek marka ihlallerinin durdurulamaması, bu ihlaller dolayısıyla uğranılan zararların giderilememesi ve gerekli devir işlemleri tamamlanmadığı için başkası adına tescilli olan ve yatırımcı tarafından fiilen kullanılmaya devam edilen markaların Yasa’da öngörülen kullanım yükümlülüğünün yerine getirilememesi gibi büyük sorunlar ile karşı karşıya kalınabilecektir.

Bu nedenlerle, yatırım veya devralma sürecinde MP Denetimine konu markalar ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara özellikle ve öncelikle dikkat edilmelidir:

(1) Yatırım veya devralma sürecinin başından itibaren Şirketin başvuru aşamasındaki ve/veya tescilli ya da tescilsiz olarak kullandığı markaları (kısaca “Markalar” diye) bu sürecin en önemli değerlerinden (“asset”) biri olarak görülmeli ve sadece başvuru aşamasındaki ya da tescilli markalar değil, tescilsiz olarak kullanılan markalar da MP Denetimine tabi tutulmalı ve hep birlikte ayrı bir başlık altında şirket/hisse devir sözleşmelerine liste halinde eklenmelidirler. 

(2) Yatırımcının FH Ekibi ile Şirket arasında yakın iş birliği kurulmalı, yatırım ya da devralma süreçlerinin tamamlanmasından sonra;

(a) Yatırım veya devralma sürecine konu marka devir işlemlerinin planlanan takvim içerisinde gerçekleştirilmesi,

(b) Yatırım veya devralma süreci öncesinde Şirketin -tescilsiz olarak kullandığı markalar da dahil olmak üzere- eksik bıraktığı işlemlerin tamamlanması,

(c) Şirket tarafından devre konu markalara ve karışıklığa yol açabilecek nitelikteki benzerlerine ilişkin olarak ileriye dönük kullanmama ve başvuruda bulunmama taahhütlerinin verilmesi,

(d) Markaların üçüncü kişilere kullandırılmasına yönelik lisans, franchise, distribütörlük vb. anlaşmaların yatırımcıya yükleyeceği sorumlulukların tespit edilmesi ve düzene sokulması amacıyla MP Denetimi sırasında uygulamaya konulabilecek bir iş planı ile takvimi belirlenmelidir. 

(3) Yatırımcı tarafından Şirketin verdiği bilgilerden bağımsız olarak gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası marka araştırmaları sonucunda Şirketin portföyünde olan tüm markalar listelendikten sonra hak sahiplikleri kontrol edilmelidir. Böylelikle Şirket ile sicilde hak sahibi olarak gözüken kişinin aynı olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca bu markalardan özellikle -yasal markayı kullanmama süresi olan- 5 yıldan uzun bir süredir tescilli olanların -aralıksız, yoğun ve ciddi bir şekilde- kullanılıp kullanılmadıkları ve kullanılabilecek durumda olup olmadıkları saptanmalıdır. 

(4) Markaların tescil ettirildikleri gibi kullanılıp kullanılmadıkları saptanmalı ve kullanılmamakta olanları bakımından bu tercihin arkasında yatan nedenler açığa çıkartılmalıdır. Bu sayede belki de markaların yanıltıcı ya da tasviri nitelikte oldukları için tescil ettirildiklerinden farklı bir şekilde kullanıldıkları anlaşılabilecektir. 

(5) Tescilsiz olarak kullanılan markaların bulunması halinde bu markalar için yatırım veya devralma sürecinde -gecikmemek ve başvuru önceliği kazanmak amacıyla- Şirket tarafından -özellikle “ilk başvuru” sistemini uygulayan- ülke ofisleri nezdinde başvuru dosyalanması talep edilebilecektir.

(6) Markaların tek tek hangi ülkelerde tescil ettirildikleri ya da başvuruya konu edildikleri saptanmalıdır. Böylelikle Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson marka hukukları arasındaki temel fark gözetilerek hangi markaların “ilk kullanım”, hangi markaların “ilk başvuru” prensibine dayalı olarak tahsis edildikleri ve bu ayrım ışığında Şirketin uygun aksiyonları alıp almadığı anlaşılabilecektir. Ayrıca, bu sınıflandırma sayesinde markaların kayıtlı oldukları ülkelerde faaliyet gösteren marka uzmanlarından tedarik edilecek bir mütalaalar kapsamında markaların bu ülkelerde serbestçe kullanılıp kullanılamayacakları, hak sahibine koruma sağlayıp sağlamayacakları tespit edilebilecektir. Bu nedenlerle, yatırımcı şayet Şirketin yurt dışında korunan markaları var ise bu ülkelerde marka hukuku alanında uzman kişilerden -güncel durumu analiz eden- mütalaalar almalı ya da Şirket tarafından alınmasını istemeli ve Şirketin faaliyet serbestisi (“freedom to operate”) konusunda bilgi edinmelidir.

(7) Yine markaların tescil ettirildikleri ürün ve hizmet sınıfları saptanarak yatırımcının iştigal ettiği ve etmeyi planladığı faaliyet alanlarında kullanılıp kullanılamayacakları saptanmalıdır. Böylelikle, yatırımcının işine yaramayacak markalar ayıklanarak yatırım veya devralma sürecinin dışında bırakılabilecek, buna mukabil, işe yarayacak olan markalar ile ilgili olarak daha sağlıklı ve yararlı olabilecek adımlar planlanabilecek ve uygulamaya sokulabilecektir. 

(8) Markalar üzerindeki takyidatlar (lisans, rehin, haciz vb.) saptanmalıdır. Bu takyidatlar kapsamında kullanım hakkı ya da sınırlı ayni hak verilmiş üçüncü kişiler ile imzalanmış sözleşmeler dikkatlice incelenmeli, bu sözleşmelerin Şirket tarafından yatırımcıya sorunsuz/maliyetsiz olarak devredilip devredilemeyeceği tespit edilmeli ve Şirket lehine/aleyhine olan şartlar belirlenerek -özellikle yatırımcı açısından zorlayıcı olabilecek şartlar bakımından- bu şartlar anlaşma bedelinin tespitinde dikkate alınmalıdır.

(9) Benzer şekilde Şirketin üçüncü kişilerden lisans alarak kullandığı -kendi adına kayıtlı olmayan- markalar olup olmadığı tespit edilmelidir. Böylelikle, yatırım veya devralma süreci devam ederken yatırımcı ve üçüncü kişiler arasında birebir görüşmeler yapılarak söz konusu markaların akıbeti hakkında yatırımcının dilek ve beklentileri istişare edilebilecektir. 

(10) Buraya kadarki adımlar atılarak markaların yatırımcı açısından yaratabileceği mali, hukuki ve bürokratik külfetler de belirlenmiş olacaktır. Bu da anlaşma bedelinin belirlenmesi ve konuyla ilgili sorumlulukların Şirket ve yatırımcı arasında tevzi edilmesi açısından önem arz edecektir.

(11) Bazı ülkelerde markalar ancak tescil ettirildikten sonra devredilebildiklerinden bu durumda olan markalar açısından şirket/hisse devir sözleşmesinde, kapanış sonrasında tescile bağlanmış olacak markaların Şirket tarafından yatırımcıya devredilmesi öngörülmelidir.

(12) Madrid Protokolü’ne dayalı olarak tescile bağlanmış uluslararası markalar ya da marka başvuruları var ise alıcının/yatırımcının yerleşik olduğu ülke önem arz etmektedir. Madrid Protokolü’ne göre tescil ettirilmiş olan bir marka bu Protokole üye olmayan bir ülkede yerleşik kişi ya da kuruluşa devredilemeyecektir. Böyle bir durum tespit edilebilir ise anılan markaların yatırımcıya devrini kolaylaştırılabilecek çözümler geliştirilebilecektir.

(13) Öte yandan, Şirkete ait öncü marka/lar ile ilgili olarak yatırımcının faaliyet göstermediği alanlarda yapılmış olduğu için gözden kaçırılabilecek olan marka başvuru veya tescillerini saptayabilmek için ek marka araştırmaları yapılmalıdır. Böylelikle, öncü marka devralınırken farklı faaliyet alanlarında kullanılabilecek (farklı ürün ve hizmetler için tescilli veya başvuru aşamasındaki) aynı ya da benzer markalar da -sonradan bir sürpriz ile karşılaşmamak ve öncü markanın sulandırılması tehlikesinin önüne geçmek amacıyla- Şirketten devralınabileceklerdir.

(14) Markaların 10’ar yıllık yenileme dönemleri içinde olup olmadıkları tespit edilmeli, yenilenmesi gereken markalar ya Şirket tarafından devir süreci öncesinde ya da yatırımcı tarafından kapanış sonrasında yenilenmelidirler. 

(15) Markalar devralınırlarken salt o markalar değil, o markaların Şirkete zaman içinde kattığı itibar (“goodwill”) ve müşteri çevresi de devralınmaktadır. Dolayısıyla, markalara ilişkin devrin, markanın Şirkete sağladığı itibarı da kapsadığı ve buna bağlı tüm kaynakları da içerdiği -Şirketin bu hususa aykırı davranmasının sonuçları da düzenlenmek suretiyle- şirket/hisse devir sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. 

(16) Markaların yanı sıra bu markaların asli unsurlarını ihtiva eden alan adları da denetime tabi tutulmalıdır. Tescilli ya da tescilsiz olarak kullanılan markaların alan adlarının Şirket tarafından en azından “.com.tr” ve “.com” uzantılı olarak alınmış olması önemlidir. Şayet alan adı kaydı henüz yapılmamış markalar var ise bu markaları ihtiva eden alan adlarının üçüncü kişiler tarafından alınmış olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Bu da anlaşmanın değerini olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bunu takiben bu durumdaki markalara ilişkin olarak yatırımcının hisse/şirket devir sözleşmesine kendini koruyacak ve alan adı sahibi üçüncü kişiler karşısında Şirketi mali ve hukuki açıdan yükümlülük altında bırakacak hükümler derç etmesi gerekecektir.

(17) Devralınan markaların yatırımcının genel olarak ticari stratejisi ve özel olarak marka stratejisi ile uyumlu olarak kullanılabilecek durumda olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Bu bağlamda eğer yatırımcı, markaları Şirket’in kullandığı şekilde kullanacak ise sorun yoktur. Ancak yatırımcı bu markaları -kapanış sonrasında uygulanmak üzere yeniden yapılandırdığı marka stratejisine uyumlu olarak- farklı bir şekil ve kapsamda kullanacak ya da stratejik nedenlerle kullanmayacak ise buna göre lisans, devir ve farklı kullandırma araçları tespit edilmeli, böylelikle sonradan markaların kullanılmamaları dolayısıyla oluşabilecek “kullanmama itirazları” ile karşı karşıya kalınmasının ya da bu markalar ile özdeşlemiş ticari itibardan (“goodwill”)  üçüncü kişilerin izinsiz olarak faydalanmasının önüne geçilebilecektir.

(18) Tüm bu adımlar atılırken Şirketin portföyünde bulunan markalar tek tek değerlenmelidir. Bu makalenin konusu “marka değerlemesi” olmadığından bu konuda ayrıntıya girilmeyecektir. Ancak marka değerlemesi o kadar önemlidir ki yatırımcının sürecin başında güçlü ve önemli olduğunu düşündüğü markaların aslında zaman içinde güç kaybetmiş oldukları, dolayısıyla devralmaya değer olmadıkları anlaşılabilecektir. Bunun tam aksi de mümkündür. Bu nedenle stratejik açıdan sadece Şirketin öncü markaları değil, en azından anlaşma bedelinin belirlenmesinde önemli role sahip olabilecek diğer markalar da değerlenmelidir.  

Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamaların ve -yapılması gereken dolayısıyla tercihe bağlı olmayan- hususların anlaşılması halinde okuyucularımız MP Denetimi ile ilgili olarak bugüne kadar tecrübe ettikleri ya da gözlemledikleri yatırım veya devralma süreçlerinde birçok hususun göz ardı edildiğinin farkına varacaklardır.

Bununla birlikte bugüne kadar fikri haklar alanında doğrudan ya da dolaylı olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz ya da gözlemleme fırsatı bulduğumuz yatırım veya devralma süreçlerinde -özellikle Türk şirketlerinin, işletme büyüklüklerinden bağımsız olarak- anlaşma bedelinin belirleyici parametrelerinden biri olması sebebiyle marka değerlemesine bir nebze olsun önem verdikleri ancak iş, Şirketin marka portföyünün denetlenmesine geldiğinde büyük oranda kolaya kaçtıkları, holistik düşünmedikleri ve uzman görüşü almaktan imtina ettikleri görülmüştür. 

Bunun temel nedenlerinden biri bilgisizliktir. Diğeri ise fikri haklar alanında çağın gereklerine uygun bir şekilde gelişmekten kaçınmaktır. İstisnalar baki kalmak kaydıyla Türk işletmelerinin çoğu, stratejik açıdan fikri haklarına yönelik olarak danışmanlık hizmeti almayı ilk günden itibaren lüks ve çok da gerekli olmayan bir maliyet kalemi olarak değerlendirmektedirler. Bu şekilde basite indirgenen fikri haklar daha sonra işletmelerin ayaklarına bağ olmakta, şirketten exit edilirken ya da şirkete yatırım yapılırken hisse bedelinin düşük belirlenmesine veya devralma süreci sonrasında -devralınması unutulan[3] ya da MP Denetiminden geçirilmeyen markalar- devralan şirketin ticari faaliyetlerinin sonradan telafisi güç bir biçimde aksamasına yol açmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle, umarız ki, bu makaleyi okuyan girişimciler, şirketler ve yatırımcılar içinde bulunduğumuz aydınlanma çağında sahip oldukları fikri haklarına ya da yatırım yapacakları işletmelerin fikri haklarına daha fazla özen gösterir, bu konularda bütçe yaratarak fikri haklar alanında uzman kişiler ile iş birliği yapar ve kaderlerini ihmal ettikleri fikri hakların gazabına terk etmezler. 

 

[1] Özden&Güçlü Hukuk bürosunun kurucu ortaklarından olup, uzmanlık alanı olan fikri mülkiyet hukuku alanında avukatlık mesleğini ve çeşitli Üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevini icra etmektedir. (onder@onderozden.av.tr – info@ozdenguclulegal.com, www.ozdenguclulegal.com)

[2] Marka validasyonu kapsamında marka değerlemesi de yer almakla birlikte bu makale kapsamında marka
değerlemesi konusu makalenin amacına hizmet ettiği ölçüde ele alınmıştır.

[3] Bu konuda, merak edenler https://www.haberturk.com/ekonomi/otomobil/haber/1014271-ingiliz-asilzadesi-rolls-royceun-almanlasma-hikayesi linkinden uzun yıllar havacılık ve otomotiv sektöründe faaliyet göstermiş olan ünlü İngiliz Rolls Royce-Bentley Motors Car şirketinin Volswagen’e 1998 yılında devredilmesini takiben ortaya çıkan skandalı okuyabilirler. Bu olayda Volswagen ekibinin ihmalkarlıkları sonucunda Volswagen Rolls Royce markası ve RR logosunu almadıklarını fark edeler ancak iş işten geçmiştir. Zira, bu marka Rolls Royce’un uçak motorları üreten Rolls Royce PLC şirketinde idi ve uzun yıllardır Rolls Royce şirketine hizmet veren BMW bu markayı Volswagen’den önce devralmıştı. Volswagen ise bu ayrıntıyı MP Denetimi sırasında her nasılsa gözden kaçırmıştı.